Extracto Del Libro Derecho de Internet

Aníbal Pardini [email protected]

MATERIAL ELABORADO CON FINES ACADÉMICOS – DIPLOMATURA DE DERECHOS INTELECTUALES

UE SIGLO 21Página 1 de 56

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EXTRACTO DEL LIBRO “DERECHO DE INTERNET” ANIBAL A. PARDINI.

ISBN 987-517-041-0 EDICIONES LAROCCA- BS AS – 2002.

1. LOS NOMBRES DE DOMINIO

a. Identificadores analógicos y virtuales

b. Marcas y nombres de dominio

c. Noción

1. Técnica

2. Jurídica.

d. Finalidad.

e. Caracteres.

f. Naturaleza jurídica.

g. Problemas.

2. ATAQUES A LOS NOMBRES DE DOMINIO

a. Ataques A La Nominatividad

1-Confusión.

2-Desprestigio.

3-Dilución.

4-Ciberpiratería Inversa.

b. Ataques A La Funcionalidad:

1-Linking.

2-Framing.

3- Metarotulación (Meta Tags).

c. Soluciones. Evolución.

3. LA DEFENSA DEL NOMBRE DE DOMINIO.

a. Competencia.

b. Casos.

4- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN NOMBRES DE DOMINIO.

a-Ventajas.

b-Ámbito.

c- Legitimación.

d- Idioma.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR Aníbal A. Pardini. Abogado- M.D.E. - 2002 -

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e- Formalidades.

f- Plazo.

g-Costas.

h- Etapas.

i-La Demanda.

j-La Contestación.

k- Distintos supuestos a acreditar por las partes

I. Utilización de mala fe

ii. Registro de mala fe

iii. Normas aplicables

l-La Prueba.

m-El Tribunal.

n- La Resolución Del Grupo De Expertos.

o- La Ejecución De La Resolución.

5. LA REGISTRACION Y ADMINISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO.

6. RESOLUCION 2226/2000 - REGISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO

EN INTERNET - REGLAS PARA LA REGISTRACION DE NOMBRES DE

DOMINIO DE INTERNET EN LA REPUBLICA ARGENTINA, A SER

UTILIZADAS POR EL SERVICIO NIC ARGENTINA.

7. POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.

8. REGLAMENTO DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO (EL

“REGLAMENTO”)

9. CONCLUSIÓN


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1. LOS NOMBRES DE DOMINIO

a. Identificadores analógicos y virtuales

Como expresión de la autodeterminación del hombre, la

capacidad de elegir, presupone la identificación de las alternativas entre

cuales hacerlo.

Respondiendo a este esquema simple, se han elaborado sea como una

necesidad de subsistir o de distinguirse, los identificadores.

De esta manera el hombre puede elegir, con todo lo que ello implica. Sobre la

base de este producto de la convención del hombre se realizan las mas

variadas actividades, por lo que su valor a veces trasciende la posibilidad de

disposición de su creador y se convierte en patrimonio de todos.

Dentro de los identificadores encontramos:

Nombres

Marcas

Escudos, banderas y emblemas, nombres y abreviaciones de países1.

Designaciones geográficas

Nombres de dominio

Todas estas categorías, comprenden subcategorías, que merecen protección

legal con origen en distintas fuentes (sea en legislaciones nacionales,

convenios internacionales, etc).

El problema se plantea cuando existen conflictos entre este tipo de

identificadores, en especial entre los de tipo virtual (nombres de dominio) y los

analógicos, o reales.

La facilidad con que se accede a la registración de nombres de dominio de

Internet y el comercio que origina su venta posterior, ha acrecentado la

actividad de registro abusivo y uso de mala fe, engañoso y desleal de

nombres de dominio en desmedro no sólo de marcas sino de otros identificadores tales

como: nombres propios, denominaciones comunes internacionales para sustancias

farmacéuticas (DCI), nombres de organizaciones intergubernamentales, indicaciones

1 CONVENCIÓN DE PARÍS, ART 6* TER.


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geográficas, términos geográficos e indicaciones de procedencia, y nombres

comerciales2.

Para solucionar los conflictos que se daban entre nombres de dominio y

marcas (registradas o no) la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres

y Números de Internet), introdujo a modo de cláusula compromisoria, al

arbitraje como medio de resolución de disputas, creando las normas de fondo

y de forma del proceso.

Sin embargo esta solución extrajudicial, constituye el remedio para un solo

tipo de conflictos, quedando el resto sin esta alternativa, al menos planteada

contractualmente.

Se analizarán algunos aspectos de estos conflictos.

b. Marcas y nombres de dominio

En el mundo del Derecho hay figuras que son

utilizadas con exageración, tal es el caso de la analogía que se pretende

entre las marcas y los nombres de dominio. No obstante, ontológica y

funcionalmente, son distintas.

La función de la marca es la de distinguir productos

o servicios, y en esto tienen algún punto de contacto con los nombres de

dominio. Digo algún punto de contacto ya que si bien la función de distinción

es común a ambos, los objetos a distinguir en el caso de una marca son los

“productos y servicios“ (con lo que se presupone la finalidad comercial, no

obstante el Art. 27 de la ley 22362 al referirse a designaciones habla de una

actividad, con o sin fin de lucro), mientras que en el caso del dominio, puede

ser que identifique otro tipo de cosas o actividades (por ejemplo una página

de poemas).

No solo identifican distintas cosas, sino que la tarea de identificar se hace

dentro de un ámbito distinto. Esto es, el ámbito tridimensional, o el electrónico.

La diferencia es muy sencilla y tiene importantes consecuencias que hacen a la

posibilidad de aplicar un régimen jurídico o no. La marca está destinada a un territorio

concreto. Esto se manifiesta en dos direcciones, sea impidiendo la existencia o

2 ESTA PREOCUPACIÓN FUE DETECTADA POR LA OMPI, ORGANIZACIÓN QUE LLEVA ADELANTE EL SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI RELATIVO A LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET, EN EL QUE SE INCLUYEN ESTE TIPO DE CUESTIONES.


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haciéndolo respecto al ingreso de otras marcas que afecten su derecho, y

limitando el alcance de esta protección al territorio en que fue registrada. Esto

significa que en el mundo podrían coexistir las salchichas de Viena marca

New York en Alemania y en Argentina, con titulares de marca distintos. Sin

embargo no podrían coexistir pacíficamente si ambas fábricas estuvieran en

Argentina y ambas se dedicaran a fabricar salchichas (ya que si se dedicaran

a productos claramente diferenciados, en principio, el derecho podría imponer

el deber de tolerarse mutuamente).

En el caso de los dominios esto no se verifica, ya que no hay posibilidad en el

mundo virtual de diferenciar por territorios, aunque existan nombres de

dominios con terminaciones nacionales, ya que la diferenciación (por

cuestiones técnicas) se hace por niveles como se explicará mas adelante, ni

tampoco la de diferenciar por tipo de producto o servicio, y se suma a esto la

imposibilidad técnicas de registrar dos dominios idénticos.

Esto crea la primer fuente de conflictos entre la gran cantidad de marcas que

se disputan el mismo y único dominio.

Otra cuestión que hace la posibilidad de diferenciar es la morfología misma de

la marca y del nombre de dominio y su impacto en los usuarios (o potenciales

adquirentes). Como la mayoría de las legislaciones, la nuestra3 recepta dentro

de lo que puede ser registrado como marca a: palabras, combinaciones de

letras y números, por su dibujo especial, dibujos, emblemas, monogramas,

grabados, estampados, sellos, imágenes, bandas, combinaciones de colores,

envases, envoltorios, frases publicitarias, relieves con capacidad distintiva, y

todo otro signo con tal capacidad.

Todo este arsenal distintivo impacta sobre los sentidos (vista, tacto, oído) del

receptor, quien puede convertirse en consumidor de los productos

distinguidos, entre otras cosas, si estos han permanecido con mas facilidad

en su memoria, para lo cual cuenta con una variedad inmensa de elementos. En el

caso de los nombres de dominio, y debido a la tecnología subyacente, sólo pueden ser

objeto de registro las sucesiones numéricas o alfanuméricas, sin interesar otros

elementos que su significado lógico o lingüístico (ya que en Internet, en materia de

3 ART. 1* LEY 22362.


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nombres de dominio, vale tanto un 3 verde como uno negro al momento de

identificar).

Esto tiene un doble efecto, primero, son mucho más preciadas, al ser más

escasas e irrepetibles, las combinaciones alfanuméricas, por lo que la

necesidad de una mayor protección por parte del derecho no aparece como

descabellado. Segundo, se da una limitación respecto a los recursos para

lograr la identificación. A esta limitación la tiene tanto el dueño del dominio,

quien solo cuenta con letras y números para lograr impacto y distintividad,

como el usuario quien tiene en su memoria un “recuerdo” limitado al carecer

de combinaciones de colores, diseños, música, relieves de los que pueda

valerse y que le permitan evocar el dominio que pretende. Este efecto se ve

multiplicado por otros elementos que pueden interferir (p:ej metatags4) en el

procedimiento de búsqueda, si este es tercerizado (través de un “motor de

búsqueda”).

Esta limitación de recursos, hace también que la tecnología trate de suplirla,

por lo que la protección que se da, tiene que estar referida no solo a la

nominatividad de la sucesión alfanumérica, sino también a la funcionalidad

que hace a la operación de distinción.

Imagine un cartel que publicite la salchicha de Viena New York. Ud tiene la

posibilidad de acordarse de la imagen (colores, letras, etc.). Ahora bien

imagine que quiere encontrar el sitio de Internet en el que vendan las

salchichas de Viena New York, pues tendrá que ingresar a un buscador,

digitar salchichas, Viena, New York, y dentro de los mas de mil resultados que

reciba, tendrá que elegir con el riesgo de terminar escuchando música de

Viena, viendo postales de New York, o con suerte encontrar a la salchicha.

c. Noción

Para arribar a un entendimiento cabal del régimen aplicable a los nombres

de dominio, es necesario tener un claro panorama de su funcionamiento técnico. El

4 METATAG ( O METAROTULADO EN CASTELLANO), ES LA TÉCNICA POR LA CUAL SE INCLUYEN UN SINNÚMERO DE PALABRAS OCULTAS A LA VISTA DEL USUARIO, CUYO OBJETIVO ES POSICIONAR PRIMERO A LA PÁGINA, CUANDO ES BUSCADA MEDIANTE LA INSERCIÓN DE ÉSTA PALABRA CLAVE, EN EL BUSCADOR.)


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análisis se efectuará, entonces, desde estos dos puntos de vista. El técnico

con una finalidad descriptiva, y el jurídico, con una finalidad analítica.

I. Técnica

Dentro del funcionamiento de la red, existe la noción de

tráfico, entendido este como el conjunto de datos que conforme a distintos

protocolos se dirigen a ubicaciones específicas. Estas ubicaciones

específicas, no son sino computadoras.

Estas computadoras tienen, a los efectos de Internet, una identificación única

(dirección IP), que integra un sistema complejo de designación, de

conformidad con el protocolo de Internet (Internet Protocol).

Tal sistema se conforma por un número de 4 a 12 dígitos. Estos dígitos se

organizan en grupos de números que van de 0 a 255, separados por períodos

o campos, los que de mayor a menor, siguiendo un criterio de especificidad

de red (Red, subred, computadora), llegan a la designación de una

computadora, o un grupo de ellas.

Este sistema puede traducirse a letras para lograr una mejor identificación,

más rápida búsqueda y más retención, de la ubicación a la que se desea

llegar, a través de reglas mnemotécnicas o de similitudes con marcas. Así

escribir http://204.162.80.183 ó http://www.cnet.com a los efectos de la

identificación, es lo mismo. Esto se denomina ”resolución de nombres”.

Cabe aclarar la diferencia establecida con los URL, ya que estos son una

parte específica (documento) que puede encontrarse una vez ingresado a un

determinado dominio de Internet.

Las direcciones numéricas son “traducidas” a direcciones alfanuméricas (ya

que pueden combinarse letras y números, aunque generalmente sólo se

utilicen letras) mediante un sistema de nombres de dominio llamado DNS

(Domain Name System), el que posibilita que la gran mayoría de usuarios recurra a su

memoria para localizar alguna dirección de Internet. Y esta ventaja técnica trae

aparejado el problema jurídico.

Al conocer este sistema, las empresas han tratado simplemente de vincularlo a sus

marcas o denominaciones en el mundo “real” de manera de trasladar los beneficios de


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las políticas de marketing al mundo “virtual” y tener entre otras cosas,

“presencia” en este último.

En este ámbito rige el principio, quien primero llega, primero registra5 , por lo

que muchas empresas al intentar el registro, se dieron con la noticia que

antes había llegado otro.

Antes de entrar al análisis de los casos, conviene repasar el funcionamiento

del DNS .

El DNS comparte el principio de organización del IP. Posee una parte

genérica y otra específica, siendo esta última exclusiva. Las estructuras se

dan en forma creciente, de acuerdo a la jerarquía del dominio que nombran (a

diferencia el IP que actúa decrecientemente). Tenemos entonces que para

miempresa.com.ar existen dos niveles: el primer nivel comprende dos

subclases: a) geográfico; .ar o dominio de nivel superior geográfico (nTLD-

national Top Level Domain), y b) genérico ; .com como gTLD (general Top

Level Domain). El segundo nivel es el resto de la dirección, en el ejemplo

miempresa. Este segundo nivel (que puede tener hasta 63 caracteres,

aunque atente contra las reglas de la mnemotécnica) es la parte específica,

monopolizable, en la cual se originan la mayoría de los conflictos legales, y

generalmente la única sometida al análisis de los árbitros6 , a los efectos de

valorar su decisión7.

Este rústico ejemplo, es humilde frente a la posibilidad de combinaciones que

existen con relación a los niveles de dominio, los que fueron, por parte de la

IAHC 8(International Ad Hoc Comitee), objeto de la siguiente clasificación:

5 EXTRAÍDO DEL FORMULARIO DE INTERNIC , 1995, RS.INTERNIC.NET/TEMPLATES/DOMAIN-

TEMPLATE.TXT6 GUILLERMO J. FESSER PÉREZ DE PETINTO Y JUAN L. CANO AMBROS VS. R&T Y TINOHERNÁNEZ. CASO N

*D2000-0201. CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI. DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO. OPINIÓN DEL ÁRBITRO LUIS H. DE LARRAMENDI. “SE PUEDE AFIRMAR QUE EN EL CONJUNTO DE UN NOMBRE DE DOMINIO EL PRIMER NIVEL ES DE NATURALEZA GENÉRICA, RAZÓN ÉSTA POR LA QUE NO PUEDE SER APROPIADO EN EXCLUSIVA NI, CONSECUENTEMENTE, DEBE SER TENIDO EN CUENTA A EFECTOS COMPARATIVOS”. 7 GUILLERMO J. FESSER PÉREZ DE PETINTO Y JUAN L. CANO AMBROS VS. R&T Y TINOHERNÁNEZ. CASO

N *D2000-0201................ “AL COTEJAR EL PANEL EL NOMBRE DE DOMINIO CONTROVERTIDO Y LAS MARCAS <GOMAESPUMA.COM> DE LOS DEMANDANTES, SE APRECIA CON CLARIDAD LA COINCIDENCIA LETRA POR LETRA ENTRE ELLOS. LA INTRODUCCIÓN EN EL NO,BRE DE DOMINIO OBJETO DE LA PRESENTE DISPUTA DEL ELEMENTO .COM EN NADA CAMBIA ESTA APRECIACIÓN, POR CUANTO LO REALMENTE DETERMINANTE A EFECTOS COMPARATIVOS ES EL ELEMENTO CONTENIDO EN EL NOMBRE D DOMINIO COMO SEGUNDO NIVEL Y NO COMO NIVEL PRIMARIO”. 8 POR DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DNS Y TLD,

IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY) Y MEDIANTE LA INICIATIVA DE LA ISOC (INTERNET SOCIETY) SE CONSTITUYÓ ESTE COMITÉ, DEL QUE FORMAN PARTE LA WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) LA IAB (INTERNET ACHITECTURE BOARD) LA ITU (INTERNATIONAL


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a) Genérico (gTLD):

Estos dominios prescinden de la localización del

registrante, y hacen hincapié en su actividad. Así son denominados dominios

abiertos al no requerir del registrante, ninguna exigencia particular. Entre ellos

están .com (para uso comercial), .org (para personas sin fines de lucro), .mil

(para uso militar), .edu (para institución es educativas) , .int (para

organizaciones internacionales y recopilaciones de datos de Internet) com

(para personas con fines de lucro) y .net (para proveedores de servicios de

redes).

b) Internacional (iTLD):

El único dominio que la IAHC reconoce como de

carácter internacional, es el destinado a las organizaciones

intergubernamentales, cuya sigla es .int.

c) Nacional (ccTLD):

Para cada país, la IAHC ha reconocido los dominios de

tipo nacional ó ccTLD (Country Code Top Level Domain), con la

correspondiente delegación del control y jurisdicción, en algunos casos,

sobre estos dominios (los que incluyen los dominios .gov, .mil y .edu). Así se

asignan para los países distintas terminaciones identificatorias9 que a modo

de ejemplo quedarían conformado de la siguiente manera (para Argentina)

afip.gov.ar en la que afip correspondería a la organización, que por ser .gov

pertenece al gobierno (apócope de government), y por ser .ar al gobierno

argentino.

II. Jurídica

TELECOMUNICATION UNION) Y LA INTA (INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION). COMO RESULTADO DEL TRABAJO DE VARIOS MESES, EN EL AÑO 1997, SE DIO A CONOCER EL MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING). ESTE MEMORANDO NO TIENE CARÁCTER REGULATORIO, SINO QUE CONTIENE RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LOS GENERAL TOP LEVEL DOMAINS.9 LAS QUE PROCEDEN DE UNA RECOPILACIÓN NORMATIZADA POR LA NACIONES UNIDAS COMO ISO –

3166-1.


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Para arribar a una idea acerca del nombre de dominio,

conviene no tener preconceptos, derivados estos tal vez de un modo

justificado en la similitud de éstos con las marcas y/o designaciones.

La forma de llegar a esta noción tal vez no sea partiendo de una definición

sino de una operación que requiera tanto destacar los elementos que

ontológicamente lo hacen distinto, como teniendo en cuenta sutiles

diferencias.

Una aproximación, sin embargo, nos deja ver que el nombre

de dominio es un bien de registro necesario distintivo, compuesto por una

sucesión alfanumérica, cuya tecnología subyacente vincula a una dirección de

IP.

Entre las definiciones acuñadas por la legislación extranjera, la legislación

Norteamericana recoge en forma mas acabada el concepto de nombre de

dominio y lo sistematiza dentro de la sección 3005 de la ley contra la

ciberpiratería (Anticybersquatting Consumer Protection Act ) que los cataloga

como “cualquier designación alfanumérica que es registrada o asignada (...)

como parte de una dirección electrónica en Internet “. Esta sección constituye

una modificación al artículo 45 de la ley Estadounidense de marcas.

d. Finalidad

Sin lugar a duda la finalidad del nombre de dominio es la de

identificación. A diferencia de la marca, sin embargo, esta identificación

reviste características especiales.

Entiendo que ésta es la primordial finalidad del nombre de

dominio. No así la de conectividad (siendo esta una de las tantas

consecuencias de aquella), ya que la aplicación tecnológica permite no sólo

identificar para conectar, sino también para evitar el contacto (algunas

empresas10 se dedican a evitar que los niños contacten determinados dominios

pornográficos, previamente catalogados). Esta confusión puede provenir de la estrecha

vinculación existente entre nombres de dominios DNS y direcciones IP de Internet.

Entre ellos la conectividad es absoluta y necesaria ya que ambos son “sinónimos”.

10 NETNANNY, SURFWATCH.


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La posibilidad de registro no es optativa y en este sentido el registro de un

nombre de dominio es constitutivo del mismo, iuris tantum.

Para que exista un nombre de dominio de Internet el mismo debe

necesariamente ser registrado. Lo que es optativo es su utilización, aunque

sin la misma no pueda técnicamente cumplir con su finalidad de identificación.

El carácter de definitivo, como manifestación de voluntad, queda condicionado

a la veracidad de los datos que con carácter de declaración jurada provee el

solicitante del registro.

Como ya se advirtió, el alcance del ámbito dentro del cual el

nombre de dominio debe cumplir con esta finalidad, responde a una cuestión

de niveles de dominio y no de actividad o geográfica, debido a la estructura

misma del espacio virtual. Esto, en principio imposibilitaría la aplicación del

principio territorialidad y de especialidad del régimen de marcas. De aceptarse

la aplicación de este último principio, debería hacerse por niveles de dominio,

mas precisamente en el primer nivel. Al ser este primer nivel de carácter

genérico, la especialidad se convierte en una abstracción, o prácticamente en

una imposibilidad.

e. Caracteres

Dentro de los caracteres, vemos que algunos de estos se

adscriben a la tecnología subyacente de Internet, que marca en este caso el

rumbo de la regulación legal, apartándola del régimen marcario.

Estos son:

a) Excluyente; no pueden coexistir dos dominios idénticos en cabeza de

distintos titulares. A diferencia del régimen de marcas11, y

designaciones12 signado con esencial contenido territorial, en el que un

alcance diferenciado, o trasnacional permite tal coexistencia, en

Internet esta diferenciación no es posible dada la tecnología que obsta la

distancia.

b) De imposible diferenciación por su aspecto. Sean distintas tipografías o colores

o uso de cursiva, mayúsculas, resaltados, la búsqueda e identificación de los

11 ART. 3 INCISOS A, B LEY 22362

12 ART 28 LEY 22362.


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nombres de dominio no se hacen por aspectos externos o estéticos del

nombre en sí en relación a otros, sino por el valor adscrito a los

caracteres alfanuméricos que permiten la ubicación o posibilitan su

búsqueda mediante variables de tipo lógico y no estético.

f. Naturaleza jurídica

Un análisis detallado de la definición nos deja que al hablar de nombre de

dominio nos referimos a un:

a) Bien: en el sentido del Código Civil13, como formando parte de los objetos

inmateriales susceptible de valor.... Una derivación práctica se traduce en

la posibilidad de estos bienes de ser pasibles de embargos. Un encuadre

de tipo económico nos permite ubicarlo dentro del conjunto de activos

intangibles enumerados en la ley 1186714. Hay autores15 que

adecuadamente lo califican de propiedad, al entender que los derechos

intelectuales reciben tal tratamiento en las respectivas leyes16.

b) Registrable: este carácter que parece obvio determina su inclusión o no

en el mundo de los nombres de dominio (con su consiguiente protección),

ya que su prescindencia no tiene la humilde consecuencia de quitarle

oponibilidad a terceros, sino que, de ostentarse, lo asimila al uso de una

marca, o designación, aún cuando el formato aparentemente esté

13 ART 2312.

14 CASAS DE COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, ETC. TRANSFERENCIA. ART 1*

DECLÁRANSE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL O FONDO DE COMERCIO, A LOS EFECTOS DE SU TRANSMISIÓN POR CUALQUIER TÍTULO: LAS INSTALACIONES, EXISTENCIAS EN MERCADERÍAS, NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL, LA CLIENTELA, EL DERECHO AL LOCAL, LAS PATENTES DE INVENCIÓN, LAS MARCAS DE FÁBRICA.......Y TODOS LOS DEMÁS DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL O ARTÍSTICA.15

IVÁN A. POLI, REVISTA LA LEY, NÚMERO 6214, OCTUBRE 4 DE 2000, NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: PIRATERÍA EN INTERNET.16

A EXCEPCIÓN DE LA LEY DE PATENTES – 24481-, LA LEY 11723 EN SUS ARTS. 2 Y 12. EL DECRETO LEY 6673/63 SOBRE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES EN SU ART 1*, Y LA LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES EN LOS ARTS 4, 23, 27 Y 28.


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destinado al mundo de Internet17. Así, deberá brindársele la protección del

régimen marcario sea como marca registrada, o como marca no

registrada.

c) Distintivo: Tanto el nombre de dominio como la marca persiguen esta

finalidad. La diferencia está dada por el ámbito en el cual debe darse esta

distinción, como también por los elementos con que se cuenta para

lograrla (debido a la tecnología subyacente de Internet, debe recurrirse a

elementos de tipo lógico y no estéticos para diferenciar una marca de

otra), y el proceso de identificación a veces no depende de recursos

propios de quien busca (memoria) , sino de terceros (motores de

búsqueda) en directa vinculación con el contenido de la IP (pagina web

por ejemplo) adscrita a ese nombre de dominio.

d) Cuya tecnología subyacente vincula a una dirección de IP: Esta función

técnica es parte esencial del nombre de dominio, y su trascendencia en el

mundo jurídico está dada ya que a través de esa vinculación a una

dirección de Internet, se completa la función de distinción.

g. Problemas

La problemática que se presenta respecto a los nombres de

dominio, se vincula directamente a la colisión de dos regulaciones

diferenciadas, una la de marcas, que se intenta aplicar por la similitud de los

dominios a ésta; y la otra, del dominio, cual es escasa y no siempre

receptada por todas las legislaciones. No obstante, la carencia de legislación

acerca de los nombres de dominio, no autoriza a un país a aplicar un régimen

distinto al que corresponde, salvo corriendo riesgos de arribar a soluciones no

siempre satisfactorias de un standard de justicia normal.

2. ATAQUES A LOS NOMBRES DE DOMINIO

17 ENTIENDO QUE SIN CONTRARIAR LA PREVISIÓN DEL INCISO A) DEL ART 2* DE LA LEY 22362, NADA ME

IMPIDE QUE REGISTRE UNA MARCA QUE SE LLAME WWW.MIEMPRESA.COM, AUNQUE SOLO LA DESTINE AL MUNDO REAL. EN ESE CASO, LA PROTECCIÓN QUE SE LE OTORGA A ESTA LOCUCIÓN SERÁ BRINDADA POR LA LEGISLACIÓN MARCARIA SEA DE TIPO NACIONAL, COMO INTERNACIONAL (ART 15 ACUERDO TRIP´S “ PODRÁ CONSTITUÍR UNA MARCA DEFÁBRICA O DE COMERCIO CUALQUIER SIGNO O COMBINACIÓN DE SIGNOS QUE SEAN CAPACES DE DISTINGUIR LOS BIENES O SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE LOS DE OTRAS EMPRESAS”. TAMPOCO SON DE EFECTIVIDAD ALGUNA LOS DOMINIOS QUE NO SON REGISTRADOS.


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En su estructura y funcionamiento, y dirigidos a cumplir con la

función de distinguir, la marca puede valerse aún primordialmente del aspecto

estético de los elementos distintivos, a modo de operar sobre varios sentidos

de los eventuales adquirentes. Los nombres de dominio ven limitados sus

recursos, a elementos lógicos para impactar en la memoria de los eventuales

compradores. Sin embargo, en el mundo de Internet, existen recursos

tecnológicos que permiten completar la operación de identificación, o

tercerizar la búsqueda.

Estos denominados “motores de búsqueda” o simplemente “buscadores”18

funcionan sobre la base de la selección de acuerdo a los parámetros que se

ingresan, haciendo una clasificación de las páginas (mostrando las que más

veces contengan las palabras ingresadas), que puede acotarse

sucesivamente, hasta enfrentar al usuario a un menú de posibilidades

razonablemente acotado, para luego efectuar la elección final. Pero estos

buscadores, funcionan sobre la base del cotejo de datos (los ingresados como

“palabras clave” por el usuario y los contenidos en las páginas adscritas al

dominio) que no siempre son relevantes al contenido de la página, y pueden

estar dirigidos a, precisamente, “engañar” al buscador, aún sin que puedan

ser percibidos por los usuarios (ya que la tecnología permite su ocultamiento).

Esta conducta también merece ser contemplada y regulada, ya que por lo

menos daña19el proceso de identificación.

Como vimos, el dominio se compone de dos elementos, uno nominativo

(sucesión alfanumérica) y otro funcional (vinculación a una dirección de IP).

Esto crea problemas distintos a los de la marca, ya que ambos componentes

pueden ser atacados. La situación plantea además, la necesidad dispensar

tuición sobre los dos componentes, el nominativo y el funcional. Asimismo, el

proceso de búsqueda puede darse, ensayando nombres de dominio (por

aproximación) ó tercerizando la búsqueda, a través de motores de búsqueda.

18 YAHOO, ALTAVISTA, LYCOS, HOTBOX, ETC.

19 IMAGINE QUE EN UNA PÁGINA DE COCA COLA SE INSERTAN DE MANERA OCULTA MILLONES DE

PALABRAS PEPSI, Y CUANDO EL USUARIO DIGITA PEPSI EN EL BUSCADOR, ÉSTE POSICIONA EN PRIMER LUGAR A LA PÁGINA QUE MAS PALABRAS PEPSI TENGA INSERTA, EN EST CASO LA DE COCA COLA, DESVIANDO LA ATENCIÓN DE LOS CLIENTES, E IMPIDIENDO EL ACCESO A LA PÁGINA REQUERIDA. (LA INCLUSIÓN DE ESTAS MARCAS SON A MODO DE EJEMPLO)


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Se intentará delinear, una clasificación de los ataques que pueden recibir los

nombres de dominio, sea por otros nombres de dominio o por marcas.

Así tenemos:

A. Ataques a la nominatividad

1. Confusión: esta figura (típica del ámbito marcario) se da en el caso de los

nombres de dominio cuando una persona intenta una forma de

aproximación o similitud (la que la exactitud técnicamente no puede

darse) entre dos dominios para captar o privar al otro de eventuales

accesos o resultados de búsqueda20. En este caso sí deberían tenerse

en cuenta los ccTLD, al evaluar la buena fe en el registro y el interés

legítimo, ya que si la operación de búsqueda es tercerizada, la diferencia

entre una terminación .com y otra .com.ar no existe

Hay que aclarar que la finalidad de atraer o desviar accesos, unida a la

similitud en el producto, es clave para definir esta figura.

2. Desprestigio: este caso se da cuando se pretende atribuir a un dominio una

característica que es incompatible en desmedro de la actividad que

viene desarrollando el titular de la marca (o con el portador del nombre21)

, como del prestigio logrado a través de atributos que hacen valiosa a la

empresa. No voy a dar el ejemplo de la vinculación de un dominio con

un sitio pornográfico, ya que en el caso que se vinculara a Hustler

(empresa dedicada al entretenimiento de adultos) con un sitio

pornográfico del cual no fuera propietario, convertiría a esta figura en la

anterior.

3. Dilución: la misma se da cuando hay un “cercenamiento gradual o

dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente

del publico, por su uso en productos no competitivos”22 Este ataque

puede verificarse en dominios conocidos y puede darse a través de una

20 ENTENDIENDO A ESTOS RESULTADOS, COMO LOS QUE PROVIENEN DE UNA SOLICITUD FORMULADA

AL MOTOR DE BÚSQUEDA SOBRE LA BASE DE HABER CARGADO PREVIAMENTE PARÁMETROS (O PALABRAS CLAVE) .21

NO SIEMPRE LOS CONFLICTOS CON NOMBRES DE DOMINIO INVOLUCRAN MARCAS. POR EJEMPLO EN JULIA FIONA ROBERTS VS RUSSELL BOYD N D2000-0210, LO QUE ESTABA INVOLUCRADO ERA EL NOMBRE DE LA ARTISTA CON UNA PÁGINA DE CONTENIDO SEXUAL. OTROS EJEMPLOS EN ESE SENTIDO SON EL DE LOS CANTANTES PAUL MC CARTNEY Y PETER GABRIEL. 22

FRANK SCHECHTER, “THE RATIONAL BASIS OF TRADEMARK PROTECTION” TRADEMARK REPORTER, VOL 60, PÁG 342.-


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marca. Basta imaginar que se fabriquen pads para computación marca

www.yahoo.com. . La jurisprudencia norteamericana23 , ha reconocido

para las marcas dos formas de dilución, ellas son el Blurring y el

Tarnishment y pueden ser aplicados a los dominios cuando reciben

ataques de marcas.

Blurring: se da cuando alguien usa como marca un dominio famoso sin

autorización, modificándolo en relación con los productos y servicios,

de manera que tiende a perder el carácter distintivo de ese dominio.

Tarnishment: que ocurre cuando un Dominio notorio es usada en

asociación, a través de una marca, con un producto de nivel inferior.

Una variable de estas figuras puede darse entre dominios, cuando por

ejemplo, se utilizan no idénticos nombres de dominio, pero si variantes

altamente distintivas. Por ejemplo imaginemos que Volskwagen solo ha

registrado como dominio Volkswagen.com, sin embargo una persona

que vende productos no competitivos registra VW.com.

4. Hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (secuestro a la inversa

del nombre de dominio) También conocida como Ciberocupación o

Ciberpiratería Inversa: Para entender ésta figura hay que recordar

que se entiende por ciberocupación, cibersquatting o ciberpiratería.

Catalogada por la 12va definición del punto 1. definiciones del

Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en

Materia de Nombres de Dominio de la ICANN, esta práctica es la

inversa de la del registro de dominios con la forma de marcas

conocidas. Por ejemplo Mcdonals.com en violación a la conocida

marca Mc Donalds.24

Este ataque es a la inversa, independientemente de la intención con la

que el registrante lo hace. Esto es, cuando una persona, de buena fe

23 SI BIEN NUESTRA LEGISLACIÓN MARCARIA, PERMITIRÍA POR EL ART 4* LEY 22362 ( BASADO EN EL

INTERÉS LEGÍTIMO DEL OPONENTE) UNA APLICACIÓN SIMILAR, HE RECURRIDO A LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA POR UNA CUESTIÓN DE CLARIDAD. YA QUE NUESTROS TRIBUNALES SE HAN EXPEDIDO EN CUESTIONES SIMILARES, SEÑALANDO ESTA TENDENCIA EN LOS CASOS “CHEVRON USA INC C/ LA FÁRMACO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.”, SALA II, 22/05/90 Y “MARANTE CARLOS ALFREDO C/ SPORLOISIR S.A. “ SALA III,26/8/92. 24

EN 1994 JOSHUA QUITTNER, PERIODISTA QUIEN INVESTIGABA EL TEMA DE DOMINIOS, REGISTRÓ ESE DOMINIO Y LUEGO , DONACIÓN A UNA ESCUELA MEDIANTE, LO RETORNÓ A LA EMPRESA A INSTANCIAS DE SU RECLAMO. VER, NEAL J. FRIEDMAN Y KEVIN SIEBERT, “THE NAME IS NOT ALWAYS THE SAME” , 20 SEATTLE U.L. REV. &46 (1997).CASO REAL


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registra y utiliza un dominio cuya titularidad es reclamada, a través de la

protección marcaria. Se han dado algunos casos significativos de esta

práctica denominada Reverse Domain Name Hijacking. Caso

Roadrunner v. Network Solutions Inc. Roadrunner Computer Systems,

empresa de Internet, titular del nombre de dominio “roadrunner.com”,

que había utilizado el nombre de dominio para comercializar sus

servicios. La demanda se desestimó. Caso “Giacolone Vs Network

solutions Inc”25 . En este caso se había registrado el dominio Ty.com. la

empresa Ty Inc, de juguetes intentó, mediante la protección marcaria

apropiarse del dominio.

B. Ataques a la funcionalidad

1. Linking: Link (vínculo) es lo que le da el nombre a la actividad de vincular a

través de direcciones de Internet a una página con otra u otras. Esta

actividad requiere un acuerdo, ya que de no hacerlo así, podría afectarse

la imagen de un dominio mediante un direccionamiento no deseado, o

deformaciones del contenido de la página, o el desvío de clientes

induciendo a confusión sobre el origen y contenido de la página. De hecho

hay páginas que solamente se presentan como una colección de links a

otras. Un caso que involucró dos empresas es el de “TicketMaster Corp. v.

Microsoft Corp.26”.

2. Framing: Una forma inversa de linkear, es obtener contenido de otras

páginas mediante un vínculo, a lo que se le suma el ocultamiento de

determinadas partes de la otra página (generalmente publicidad o el

nombre mismo de la página) mediante la superposición de contenido

propio (de cualquier tipo) . Tiene interés tanto el titular de la otra página,

como quien publicita en la misma, y se ve dañado por esta práctica.

3. Metarotulación (Meta Tags) Esta práctica se da cuando se terceriza la búsqueda.

Los buscadores funcionan mediante la selección de palabras que coinciden con la

25 N C-96 20434 - CALIFORNIA, 14/9/96.

26 LA ACTORA DEMANDÓ UNA ORDEN PRELIMINAR DE CESACIÓN DEL LINKEO, YA QUE MICROSOFT

ANULABA EL CONTENIDO PUBLICITARIO DE LA PAGINA LINKEADA. DECISIÓN DEL 27/03/2000. TRIBUNAL FEDERAL DE CALIFORNIA, NO OBSTANTE EXPEDIRSE EL TRIBUNAL SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES, SOBRE EL FONDO EXISTIÓ UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL.


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palabra clave que se ingresa al solicitar la búsqueda. Así estas palabras o

signos solamente son procesadas por los ellos siendo su objetivo principal

el alojar la descripción del sitio o de la página. La práctica consiste en

incluir en el metatag del propio sitio una marca ajena, de modo que

cuando el usuario busque el otro sitio, aparecerá también este sitio. En el

caso “Brookfield Communications Inc v. West Coast Entertaiment Corp”27

y basado en dilución y competencia desleal, la actora consiguió una orden

de cese en esta actividad por parte de la demandada.

c. Soluciones. Evolución.

Respecto a la solución de controversias que

pudieran plantearse respecto a los dominios, ha habido una evolución que es

digna de repaso. La misma enseña en dos direcciones , por un lado pone de

manifiesto el alejamiento de la protección de la marca del ámbito de los

dominios, los que por exclusión adquieren entidad propia, por el otro denota la

imposibilidad de compartir el mismo régimen acentuando la diferencia entre

ambos. Desde ya, quien mayor actividad ha tenido es Estados Unidos.

Se han dado varias etapas.

1) Estados Unidos

a) Lahnam act.

Este fue el primer ordenamiento normativo al que se recurrió para

intentar defensas de marcas tales como MTV, Mc Donalds, Herz. La

razón de su utilización es que dentro de su marco de protección se

inclyuían "cualquier palabra, nombre, símbolo, o combinación

utilizada...para identificar y distinguir sus bienes....y para indicar el

origen de esos bienes"28

b) Federal Trademark Dilution Act:

En el año 1995 se sancionó, a modo

de respuesta ante los crecientes problemas presentados, y debido a que la

27 U.S. COURT OF APPEALS , NINTH CIRCUIT, 22/4/1999, N CV-98-09074-CRM.

28 USC S 1127 (1994). SIN EMBARGO ESTA LEY NO PROTEGÍA DE LA LLAMADA DILUCIÓN.


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mitad de los estados de Norteamérica tenían leyes que penalizaran la

Dilución, la Federal Trademark Dilution Act (que se exteriorizó como

un artículo agregado a la Lahnam act) , a modo de hegemonizar la

legislación estatal, y de brindar una herramienta (ley federal) que

completara la defensa de los dominios, con las siguientes condiciones

para su procedencia:

1) La fama de la marca infringida;

2) la dilución provocada;

3) el uso comercial de la dilución.

Totalmente ajena a la confusión, el objeto de la dilución se manifiesta

a través de dos figuras, cuales son el Blurring (cuando se disminuye

la distintividad de la marca) y el tarnishment (cuando se asocia la

marca a material que la desprestigia), estas han sido captadas por la

jurisprudencia.29 No obstante, la tarea de "catalogar"30. los requisitos

para que una marca sea considerada 'famosa", esta ley solo se

limitaba a este reducido sector, por lo que era insuficiente para lagan

mayoría de empresas que ingresaban al mundo de Internet.

c) Anticybersquatting Consumer Protection Act:

En el año1999, y

a consecuencia del arraigamiento de la practica del squatting,

considerado como la registración de una marca ajena como nombre

de dominio para luego venderla o utilizarla. Así otorgando acciones

contra los cybersquatters, se completó el ámbito de protección, ya

que esta ley logró extenderlo a marcas no famosas, y a nombres

personales.

29 MEAD DATA CENTRAL VS TOYOTA MOTOR SALES, USA, 875 F 2D 1026,1031 (2D CIRC. 1989).

SOSTENIENDO QUE LA MARCA REGISTRADA PARA AUTOMOVILES LEXUS NO DILUÍA EL VALOR DE LA MARCA REGISTRADA DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS LEXIS, PORQUE NO TENIA UN EFECTO DE BLURRING NI DE TARNISHMENT. 30

CRITERIOS NO EXCLUYENTES PARA DETERMINAR SI LA MARCA ES FAMOSA: 1) GRADO DE INHERENCIA O DISTINTIVIDAD DE LA MARCA, 2) DURACIÓN Y EXTENSION DEL USO DE LA ,MARCA, 3) DURACION Y EXTENSION DE LA PUBLICIDAD , 4) AREA GEOGRAFICA EN LA CUAL LA MARCA ES UTILIZADA, 5) CANALES DE VENTA POR LOS CUALES SE COMERCIALIZAN LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS A LA MARCA, 6) LA FAMA DE LA MARCA EN LAS AREAS DE COMERCIALIZACION, 7) LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL USO DE MARCAS SIMILARES POR TERCEROS, 8) SI LA MARCA ES REGISTRABLE A NIVEL FEDERAL. 15 USC S 1125 (C) (1) 1994.


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Dos fueron los defectos que se señalaron respecto a esta ley. 1) el

gobierno de los estados unidos, había advertido su intromisión, en

pos de la defensa de las marcas, en el ámbito de Internet, el cual

debe ser de participación mundial. 2) se cuestionó que acotaba el

discurso en Internet, de quienes por ejemplo, criticaban a estas

marcas registradas mediante la adopción de dominios similares.

d) ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de

Internet)

Como consecuencia de las recomendaciones elaboradas

por la OMPI, la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y

Números de Internet), el 26 de agosto de 1999, aprobó la política

uniforme para la resolución de disputas sobre nombres de dominio. Este

instrumento jurídico, realmente es una política, ya que prevé las normas

de fondo, procedimiento y los órganos que decidirán sobre cuestiones de

nombres de dominio, en el ámbito administrativo. Por otro lado, refuerza

la protección de las marcas extendiéndolo hasta el ámbito de Internet,

pero nada hace en la otra dirección, por Ej. con la ciberpiratería inversa.

El mismo se analizará en el punto 8 de este capitulo.

2) Argentina: En nuestro país, se han dado numerosas medidas de tipo

cautelar y de fondo, pero hasta el momento no hay una

resolución que deje conocer fundamentos de derecho (que no

sean los vinculados directamente con las medidas cautelares).

Sin embargo de la actividad judicial que otorgó tales medidas,

pueden intuirse posturas. Se puede afirmar que se admite la

procedencia de medidas cautelares, ordenado la cancelación o

transferencia de dominios, a instancias de titulares de marcas

infringidas por dominios. Por lo que Argentina no es una

excepción a la tendencia mundial de “permeabilizar” el régimen de los

nombres de dominios a las marcas, considerando la inscripción de un

nombre de dominio similar a una marca como un ataque a esta última.

El primer caso ventilado fue el de Freddo31, autorizando a la actora a

31 JUZG. NAC. CIV. Y COM. N* 7, SEC. N* 13, CAUSA 5354/1997, “HELADERÍAS FREDDO S.A. V SPOT

NETWORK”.


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utilizar preventivamente el dominio, antes suspendido para la

demandada, hasta tanto se dictara resolución definitiva. Siguiendo la

tendencia, hizo lugar también a tal protección en el caso Pugliese 32,

sentando la “permeabilidad” del régimen de nombres de dominio, que

eran utilizados para la apropiación deliberada de marcas (contemplado

por el Art. 24 inc b de la Ley 22362) y reforzando la trascendencia del

concepto de mala fe.

3. LA DEFENSA DEL NOMBRE DE DOMINIO

Como se viene hablando, la legislación y jurisprudencia han ido refinando su

defensa respecto de las marcas. Esto ha hecho que se incluyan a los

nombres de dominio como una de las fuentes de ataques a las marcas. Pero

lo que todavía no ha sido refinado, ni diseñado, es un modelo normativo, ni

conozco antecedente jurisprudencial (salvo los casos de ciberpitratería

inversa) que permitan defender a un nombre de dominio de ataques, sean

estos provenientes de marcas o de otros nombres de dominio.

Sin embargo parecer una aclaración intrascendente, los casos de interés

son sólo los de nombres de dominio que no han sido registrados como

marca, ya que de haber procedido al registro, la protección es idéntica a la

de una marca (en especial el capítulo III, confiere tal protección a las que se

hayan registrado).

Respecto a los dominios, hay que diferenciar:

a) Conflictos entre marca y dominio:

Para el caso que el ataque

provenga de la marca, sea que trata de tener similitud con el

dominio, o sea idéntica hay tres posibilidades (siempre que acción

esté en cabeza del titular del dominio), teniendo en cuenta que el dominio

puede encuadrarse como una “combinación de letras y números...” Art. 1 de

la ley 22362:

32 JUZG. NAC. CIV. Y COM. FED. SALA 2DA , CAUSA 5050/1999, “PUGLIESE, FRANCISCO N V. PÉREZ

CARLOS E.”


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1) Recurrir al propio régimen marcario, atento la similitud existente

entre caracteres de marca y/ designación y dominio. Dependiendo el

caso será de aplicación el Art. 27 y ss de la Ley 22.362.

2) Recurrir a la defensa como marca no registrada teniendo en

cuenta las especiales circunstancias en las cuales se ha dispensado

tal defensa. En el caso de las marcas no registradas, al ser nuestro

sistema atributivo (el nacimiento de los derechos, surge con el

registro) a estas también se les ha brindado protección dependiendo

de las circunstancias33, no obstante lo indicado por el Art 4* del

régimen marcario. Pero la mayoría de las veces se ha fundamentado

no sólo en este régimen de manera excepcional, sino en los

principios generales del derecho. Este uso de marca no registrada ha

servido para una actitud defensiva, mas no para repeler un ataque de

una marca registrada. Como lo enseña Otamendi34 , “el uso sin

registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al

registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo35 , para

servir de base para anular una marca registrada, también posterior36 ,

y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la

solicitud de su registro37” .

3) Recurrir a las leyes que regulan la competencia comercial38,

teniendo e cuenta cual ha sido la finalidad de la confusión, o

eventualmente a la figura captada por el Código Penal en su Art 159

“concurrencia desleal.”

33 NUESTROS TRIBUNALES SE HAN EXPEDIDO EN EL SIGUIENTE SENTIDO, “ DE EXCEPCIÓN FUNCIONA

CUANDO UN TERCERO SIN ESCRÚPULOS PRETENDE INSCRIBIR UNA MARCA QUE ES USADA INTENSAMENTE POR QUIEN NO LA HA REGISTRADO Y TIENDE A EVITAR QUE SE CONSUMA UN DESPOJO CONTRARIO A LA MORAL “ CAUSA “PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A. C/MARCOLLA LEÓN “ SALA ÚNICA, 5/9/67.34

JORGE OTAMENDI, DEREHO DE MARCAS, TERCERA EDICIÓN , ED ABELEDO PERROT PÁG 15. 35

“VITA PRODUCTOS QUÍMICOS FAMACÉUTICOS C/HEMATIGENO HOMMEL S.A.” DEL 4-VII-1960, J.A., 1961-IV, PÁG. 489.-36

“TOLEDO STEEL PRODUCTS C/ MARRUGAT HNOS DEL 19-XI-1951, J.A.. 1952-I, PAG575; “RICOL SACI E I C/ ALVAREZ, FERNANDO JOSÉ”, SALA II DEL 21-XI-1972;CAUSA 199 “PUCCIO J. MANUEL C/ MÉNDEZ Y CÍA S.A.” SALA I DEL 15-V-1981. 37

CAUSA “MANUFACTURA FORTI ARG S.A. C/ IMPERIAL CHEMICAL IND LIM. “ DEL 17-VI-1969; CAUSA 7431 “ALVAREZ HNOS S.A. C/ ALCAZAR S.A.I. Y C. “ SALA IIDEL 17-X-1980; CAUSA1532”IMPERFLEX S.A. C/IGGAM S.A.” SALA I DEL 21-XII 1982; CAUSA 2738 “NIPÓN KOGAKO KKC C/ PLASTIC CONTACT LENS S.A.I.C.S.” SALA I DEL 6-IX-1984. 38 LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 22262 Y LEY DE LEALTAD COMMERCIAL 22802.


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a) Conflictos entre dominios:

No obstante el principio quien primero llega primero

registra, existe una gran actividad que hace que los dominios colisionen,

sea motivados por un ataque a la funcionalidad o a la distintividad. Estas

cuestiones pueden ser ventiladas en el ámbito judicial, como en el

extrajudicial. Para éste último existe un procedimiento de resolución de

disputas incorporado por la ICANN por medio de cláusula compromisoria,

en los contratos de adhesión al servicio. No es el único arbitraje previsto,

ya que las partes pueden libremente someterse a cualquier árbitro, pero

si es el único que viene dado como cláusula y ante la citación su

incomparencia puede determinar la pérdida del dominio.

Entre la normativa de aplicación está:

1) En el caso de que existan dos dominios en

conflicto (cuyo uso fuera comercial) y ninguno fue registrado como

marca, sería de aplicación el Convenio de París y el GATT-TRIPS.

El Artículo 8 del Convenio de París señala que “ el nombre comercial

será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de

depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o

de comercio”.

El Artículo 10 bis del Convenio de París (competencia desleal): “1)

Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales

de los países de la Unión una protección eficaz contra la

competencia desleal. “2) Constituye acto de competencia desleal

todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia

industrial y comercial. “3) En particular deberán prohibirse: I-

cualquier acto capaz de crear un confusión, por cualquier medio

que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad

industrial o comercial de un competidor; II- las aseveraciones falsas, en el

ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; III- las

indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,

pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de


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fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad

de los productos.”

La política uniforme de la ICANN (Corporación de Asignación de

Nombres y Números de Internet).

Al referirse a las controversias a las cuales se aplica esta política de

solución el Art.. 4ª) enumera “ en caso de que un tercero (un

demandante) sostenga ante el proveedor competente, en

cumplimiento del reglamento, que: i) Usted posee un nombre de

dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con

respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el

demandante tiene derechos; y ii) usted no tiene derechos o intereses

legítimos respecto al nombre de dominio; y iii) usted posee un

nombre de dominio que ha sido registrado y utilizado de mala fe.

Consideraciones

Entiendo que en el caso del párrafo anterior y a tal efecto, es de

aplicación el artículo 15 del TRIPS que establece que: “Podrá

constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o

combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o

servicios de una empresa de los de otras empresas”.

Para saber si un dominio puede actuar per sé como signo distintivo

merecedor de la protección de una marca sin registración, pueden

hacerse las siguientes consideraciones. Lo primero a aclarar es si el

uso de marcas en Internet constituye uso marcario. Y es así (basta

remitirse al análisis que se viene efectuando) trayendo aparejado, la

aplicación de los principios marcarios sobre uso indebido de

marcas.

Segundo, la marca puede registrarse como dominio y esto constituye uso

marcario a los efectos de la infracción marcaria. Ambos pueden

reversiblemente ser registrados (marcas como dominios y dominios como

marcas)


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Ahora bien, un dominio puede ser considerado como marca (más la

propiedad exclusiva de ésta al ser atributivo nuestro sistema, se

adquiere sólo con su registro) esta ultima circunstancia, a mi

entender no lo priva, en determinadas circunstancias, de defensa, tal

como se la otorga a la marca no registrada39.

No todos los dominios son, sin embargo utilizados para una finalidad

comercial o para perseguir un fin de lucro, pudiendo sufrir asimismo

ataques, y debiendo serle dispensada tuición. Para ello, el nombre

de dominio es considerado un bien, y como tal es susceptible de

apreciación pecuniaria, fundamentalmente en la medida de su

integridad, la que se ve menoscabada mediante el ejercicio de

determinadas practicas, que en su caso, el derecho no puede obligar

a tolerar. Por lo que aún los principios generales del derecho pueden

ser fundamentadores de defensas de este tipo, las que pueden

traducirse tanto en medidas de fondo como en cautelares.

a. Competencia

Me parece valioso el aporte que al respecto hizo Iván Poli 40

analizando la competencia referida a los nombres de dominio, con relación a

la marca, y tomando como base la aplicación del Art. 5 inc 441 del CPCC, el

que transcribo:

a) en un juicio de cancelación (o transferencia) de un nombre de dominio

inscripto en la Argentina, será competente el juez federal de la capital federal

(porque “el hecho” es la inscripción del registro objetado, que tiene lugar en

la ciudad de Buenos Aires, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores

en el cual opera Nic-Argentina) o del domicilio del demandado;

39 WIPOARBITRATION AND MEDIATION CENTER- ADMINISTRATIVE PANEL DECISION – CASE D2000-0014

BRENNETT COLEMAN & CO LTD, V STEVEN S. LALWANI / CASE D2000-0015 BRENNETT COLEMAN & CO LTD V LONG DISTANCE TELEPHONRE COMPANY

40 NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: PIRATERIA EN INTERNET, BS.AS. OCTUBRE 4 DE 2000, N* 6214,

REVISTA LA LEY, PÁG 56. 41

ES JUEZ COMPETENTE “EN LAS ACCIONES PERSONALES DERIVADAS DE DELITOS O CUASIDELITOS , EL DEL LUGAR DEL HECHO O DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, A ELECCIÓN DEL ACTOR.”


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b) en un juicio de cancelación (o transferencia) de un nombre de dominio

inscripto fuera de la Argentina, será competente el juez federal del domicilio

del demandado, cuando este se encuentre domiciliado dentro del país;42

c) en un juicio de cese de uso de un nombre de dominio inscripto en la

Argentina, será competente cualquier juez federal de la República, desde que

el sitio puede ser visto en cualquier punto de ésta (es probable que esta

acción se acumule a la contemplada en a), con lo cual serán aplicables las

reglas establecidas para aquel supuesto) ;

c) en un juicio de cese de uso de un nombre de dominio inscripto fuera de la

Argentina, también será competente cualquier juez federal de la República,

dado que el sitio puede ser visto en cualquier punto de ésta; naturalmente, en

este supuesto será necesario que el sitio en cuestión esté direccionado hacia

nuestro país.

b. Casos

Los casos que se transcriben a continuación, son los elegidos, entre

una larga lista de otros. En general no han llegado a una solución judicial de

fondo, por lo que estos tres casos, ponen de manifiesto el análisis al que

debería arribarse en una posible decisión definitiva.

La jurisprudencia nacional en materia de defensa de dominios, tiene

una singularidad. Las decisiones provienen de peticiones de medidas

cautelares con fundamento en el derecho marcario. Esto hace que la cuestión

de fondo aún permanezca carente de un análisis profundo, que permita

conocer, desde la jurisprudencia (atento la carencia de legislación) cual es el

tratamiento brindado por nuestro sistema a estos conflictos.

El primer caso ventilado fue el de Freddo43, autorizando a la actora a utilizar

preventivamente el dominio, antes suspendido para la demandada, hasta

tanto se dictara resolución definitiva. En este caso el juez, entendió que la coincidencia

entre una partícula que fomaba parte del dominio conincidente con una marca 42

EN EL CASO NOCILLA (JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N* 5 DE OVIEDO, 2/6/99) NO SE CUESTIONÓ LA COMPETENCIA DEL MAGISTRADO PESE A QUE EL DOMINIO CUESTIONADO (NOCILLA.COM) HABÍA SIDO REGISTRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (NETWORK SOLUTIONS, INC.).EXTRAÍDO DE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: PIRATERIA EN INTERNET, BS.AS. OCTUBRE 4 DE 2000, N* 6214, REVISTA LA LEY, PÁG 56.43

JUZG. NAC. CIV. Y COM. N* 7, SEC. N* 13, CAUSA 5354/1997, “HELADERÍAS FREDDO S.A. V SPOT NETWORK”.


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registrada era una manera de usar indebidamente la marca, y que además

impedía al titular de la marca su utilización como dominio. Tanto el fumus

bonis iuris, como el periculum in mora, encuentran fundamento en el derecho

marcario y la desventaja comercial que su imposibilidad de uso implica,

respectivamente. Respecto a la contracautela, la caución juratoria parece

satisfacer la exigencia del Código. Siguiendo la tendencia, se hizo lugar

también a tal protección en el caso Pugliese 44, sentando la “permeabilidad”

del régimen de nombres de dominio, que eran utilizados para la apropiación

deliberada de marcas (contemplado por el Art. 24 inc b de la Ley 22362) y

reforzando la trascendencia del concepto de mala fe.

Sin embargo esta automática provisión de medidas cautelares, parece no

desmenuzar cuestiones tales como, demostración efectiva del peligro en la

demora, la irreversibilidad del daño, cuestiones que parecen trasladar la carga

de la prueba al demandado, poniéndolo en une estado de indefensión que

roza lo inconstitucional.

Existen recientes casos del ámbito administrativo45, que ponen de manifiesto

conductas que sí constituyen un ataque a la marca registrada mediante el uso

de nombres de dominio, pero el mismo no viene dado por el mero registro

sino por la actividad que se realizó valiéndose de él, tal como el desvío

mediante engaño, a competidores o a páginas pornográficas.

Hay una idea subyacente en estas decisiones: parece ser que todo registro de

dominio constituye por esa sola circunstancia, una violación al derecho de

marcas. Esto, creo, no es así.

Primero, en el mundo de las marcas existen las que siendo idénticas,

conviven pacíficamente en distintas clases. Segundo en Internet puede haber

dominios que no tengan una finalidad comercial (basta imaginar un sitio

destinado a fanáticos de los Rolling Stones – Rolling Stones.org, en el los

fanáticos se juntan a compartir su afinidad) y esto per sé no constituiría, en el mundo

de las marcas ataque alguno, entonces parece exagerado pretender ello de los

nombres de dominio. Tercero puede ser que el sitio carezca totalmente de contenido,

44 JUZG. NAC. CIV. Y COM. FED. SALA 2DA , CAUSA 5050/1999, “PUGLIESE, FRANCISCO N V. PÉREZ

CARLOS E.” 45 OMPI, D2001-0015, TELECOMPERSONAL.COM VS NAMEZERO.COM INC – 29/03/01


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por distintos motivos (desarrollo, puesta a punto etc.). Este tampoco debería

ser tratado como un caso de uso indebido o explotación de marca ajena.

Hay que reconocer que los nombres de dominio pueden constituir una fuente

de ataque a las marcas, pero sólo en determinados casos. Mientras la

legislación no los tipifique, sólo el buen criterio de los operadores del derecho

puede llenar esta laguna.

4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN NOMBRES DE

DOMINIO

Como se ha explicado, la ICANN, como entidad

encargada de la administración de los nombres y números de dominio,

implementó, luego de un proceso de consultas encargado a la OMPI, un

procedimiento de tipo administrativo destinado a paliar los reclamos que

provenían de prácticas predatorias que afectaban los nombres de dominio. Su

implementación se dio mediante la inclusión de una cláusula compromisoria

en el contrato de registro46. La sumisión al arbitraje opera de manera

obligatoria para quien ha registrado el nombre de dominio bajo los términos

del acuerdo del registro y de manera alternativa para quien afirme haber

recibido un ataque a sus derechos con relación a un nombre de dominio. Así

se originaron dos estatutos jurídicos, uno destinado a proveer lineamientos de

fondo conocido como Política Uniforme de Solución de Controversias en

Materia de Nombres de Dominio, la otra destinada a proveer las pautas de

aplicación de aquel, conocido como Reglamento de la Política Uniforme de

Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, ambos

aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999. en la actualidad existen

además de la Ompi otros proveedores de servicios de solución, cuales son

eResolution, CPR Institute for Dispute Resolution, The National Arbitration Forum.

46 POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO 1.OBJETIVO. .... SE INCORPORA MEDIANTE REFERENCIA EN SU ACUERDO DE REGISTRO Y ESTABLECE LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES EN RELACIÓN CON UNA CONTROVERSIA QUE SURJA ENTRE USTED Y CUALQUIER OTRA PARTE DISTINTA A LA NUESTRA (EL REGISTRADOR) SOBRE EL REGISTRO Y UTILIZACIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO DE INTERNET REGISTRADO POR USTED..


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Sin embargo la ICANN, no toma parte en dicho procedimiento, aunque ha

limitado el número de proveedores de solución, quienes deben contar con la

aprobación de ésta, para que sus resoluciones sean obligatorias y por ende

ejecutables. Para lograr dicha aprobación, los proveedores de solución,

deben contar con un reglamento adicional referido ya a aspectos de trámite, y

siempre de conformidad con la Política y el Reglamento.

De esta manera, a efectos de resolver este tipo de disputas, son de

aplicación:

Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres

de Dominio

Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en

Materia de Nombres de Dominio

Reglamento Adicional (del proveedor que administre el procedimiento)

A efectos de fundamentar el caso, el art 15 a del Reglamento , encomienda a

los expertos fundamentar su decisión, sobre la base de :

Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

Lo dispuesto en la Política Uniforme y en el Propio Reglamento, y;

De acuerdo con cualquier regla y principio de derecho que el panel

considere aplicables.

Para la consideración de este último punto, uno de los criterios asentados en

distintas resoluciones47, se exterioriza teniendo muy en cuenta la

nacionalidad de las partes al momento de elegir un sistema legal, el que, junto

con las reglas de la Política Uniforme, son de aplicación.

a. Ventajas

Teniendo en cuenta la complejidad de los casos, la multiplicidad

de normas, los costos, y el tiempo de los procesos judiciales, de cara al tiempo propio

47 OMPI, CENTRO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y ARBITRAJE, CASOS D2000-001; APARTADO 6.A, D2000-0143, APARTADO 6.3 Y D2000-0201, APARTADO 7.1.


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de Internet, este procedimiento administrativo se presenta como una

alternativa que presenta las siguientes ventajas:

Rapidez: las decisiones tardan un promedio de 45 a 50 días en ser

resueltos. Teniendo en cuenta la consideración trimestral del año web,

el factor temporal en la decisión es de gran trascendencia.

Economía: teniendo en cuenta no sólo que los gastos pueden preverse

de antemano, y son fijos, sino en lo relativo a su cuantía.

Informalidad: el procedimiento es bastante más informal que el litigio,

por lo que la demora en recursos originados por la falta de

cumplimiento de éstas lo hace más rápido y económico.

Especialidad: los encargados de efectuar las resoluciones son expertos

reconocidos internacionalmente por su trayectoria y elegidos

independientemente.

Internacionalidad: en este tipo de procedimientos constituye una

ventaja que ayuda a la neutralidad del juzgador.

Sencillez: tanto el lenguaje, como el procedimiento en se presentan de

esta manera.

b. Ámbito

No todos los conflictos que involucran a nombres de

dominio, pueden dirimirse mediante la Política Uniforme. Al existir una

sumisión de tipo contractual, este marco jurídico ha sido establecido para el

conflicto que involucre en una de sus partes al titular de un nombre de

dominio cuyo acuerdo de registro que abarca el nombre de dominio en

cuestión incorpore de manera explícita la Política de la ICANN. Actualmente

son:

1. gLTD dominios genéricos de nivel superior (.com, .net y .org)

2. ccTLD dominios regionales que han adoptado la política de forma voluntaria48.

c. Legitimación

Respecto a la misma, las exigencias son, para la:

48 ESTOS SON: AG; .AS; .BS; .CY; .GT; .NA; .UN; .TT; .TV; .VE; .WS;


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Activa: Podrán reclamar mediante este procedimiento cualquier

persona física o jurídica del mundo.

Pasiva: Titulares de nombres de dominio registrados en los

dominios .COM, .NET, .ORG y en los registradores quienes

voluntariamente hayan adoptado las reglas de la ICANN.

d. Idioma

Las reglas que se deducen del párrafo 11 del

Reglamento de la ICANN respecto al idioma, son:

El idioma en que está redactado el acuerdo de registro, salvo:

acuerdo de partes

que el mismo acuerdo establezca otro idioma ad litem

que las circunstancias del caso (por ejemplo, la nacionalidad de las

partes, el idioma de la documentación) motiven una resolución de los

expertos en el sentido de elegir otro idioma 49

Asimismo, el grupo administrativo de expertos está facultado para ordenar a

las partes que traduzcan los documentos que no figuren en el idioma del

procedimiento administrativo

e. Formalidades

A excepción de los requisitos sustanciales

para la procedencia de la demanda y contestación, puede sostenerse

que no existen solemnidades para este procedimiento. Sin embargo,

tanto demanda como contestación deben:

Presentarse por escrito en copia impresa,

En el idioma indicado, con documentos traducidos

Estar firmada por la persona física o representante legal.

No obstante, los proveedores de solución, generalmente preparan modelos

normalizados para facilitar su presentación y contestación.

49 Para producir el apartamiento del idioma del acuerdo de registración debe existir una petición

expresa de parte, respecto a la elección del idioma, existen algunos en los cuales ambas partes son hispano parlantes, incluso el árbitro, y el procedimiento se desarrolló en inglés (Klaukol S.A. v. Argentina Web Design S.R.L.; Case No. D2000-1776; OMPI, CENTRO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y ARBITRAJE. En otros tantos la regla fue la inversa m


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f. Plazo

Los plazos que prevé el reglamento tienen como

fecha, el inicio del procedimiento (no teniendo desde luego en cuenta las el

plazo de comunicaciones a efectos de subsanar errores en la presentación, a

diferencia de los procesos judiciales usuales). Los plazos se cuentan de

distinta manera siendo:

Naturales (ej: Reglamento Art 4 Notificación de la demanda, art 6 b, d e

nombramiento del grupo de expertos y plazo de resolución, etc.)

Convencionales(ej: a los efectos de considerar el momento desde el

que se han efectuado comunicaciones50).

A efectos de dar por comenzado el procedimiento administrativo se tomará

el plazo de notificación de la demanda por parte del proveedor de servicios

de solución. 51

g. Costas

Los criterios de atribución de costas distan de los

procesos a los que usualmente recurrimos. En este caso las mismas deberán

soportarlas:

El actor en su totalidad, salvo que

El demandado opte por un tribunal de expertos, si el demandante

hubiera optado por un solo experto.

La parte que incumpla con la presentación de los documentos

traducidos, cuando estos estén en idioma distinto al del procedimiento,

y así sea ordenado por el grupo administrativo de expertos.

50 REGLAMENTO….ART 2 F I) …EN LA FECHA QUE FIGURA EN LA CONFIRMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN. II)

... CORREO ORDINARIO O URGENTE, EN LA FECHA MARCADA EN EL RESGUARDO; III) ....O POR MEDIO DE INTERNET, EN LA FECHA EN QUE SE HAYA TRANSMITIDO LA COMUNICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA FECHA DE TRANSMISIÓN SEA VERIFICABLE. G) A RESERVA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO, TODOS LOS PLAZOS CALCULADOS EN VIRTUD DEL PRESENTE REGLAMENTO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA UNA COMUNICACIÓN COMENZARÁN A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA MÁS TEMPRANA EN QUE SE ESTIME QUE SE HA EFECTUADO LA COMUNICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2.F).

51 REGLAMENTO... ART 2 A) CUANDO SE TRANSMITA UNA DEMANDA AL DEMANDADO, SERÁ

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EMPLEAR LOS MEDIOS RAZONABLEMENTE DISPONIBLES QUE SE ESTIMEN NECESARIOS PARA LOGRAR QUE SE NOTIFIQUE REALMENTE AL DEMANDADO. SATISFARÁ ESTA RESPONSABILIDAD LA NOTIFICACIÓN EFECTIVA, O EL EMPLEO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA LOGRARLA.............:


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Quien indique el grupo administrativo de expertos cuando decidan de

manera excepcional que es necesario efectuar vistas.

h. Etapas

Se reconocen cinco etapas bien diferenciadas:

1) La presentación de una demanda;

2) La presentación de la contestación;

3) El nombramiento de un grupo administrativo de expertos ;

4) La resolución del grupo administrativo de expertos; y

5) La ejecución de dicha resolución

También se plantea una etapa excepcional cuya realización depende

exclusivamente e los expertos, cual es la celebración de vistas (mediante

teleconferencia, videoconferencia y conferencia vía Internet).

i. La demanda

Las formalidades ya fueron objeto de análisis. En

cuanto al contenido de la demanda, la política establece un detallado catálogo

de los mismos, siendo su análisis poco necesario, excepto en lo referido a dos

puntos que tienen particularidades.

Hechos, la descripción debe ser realizada conforme con la Política, y

debe versar sobre los motivos en que se basa la demanda, en

particular,

1)la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o

parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca

de productos o de servicios sobre la que el demandante posee

derechos;

2) los motivos por los que debería considerarse que el demandado (titular

del nombre de dominio) no posee derechos o intereses legítimos respecto del

nombre o nombres de dominio objeto de la demanda; y


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3)los motivos por los que debería considerarse que el nombre o

nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe.

Extremos a acreditar, como requisito que determina la procedibilidad

de la demanda, deberán ser acreditados todos y cada uno de los

siguientes tres requisitos:

i) el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de

dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con

respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el

demandante (la persona o entidad que presenta la demanda) tiene

derechos; y

ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses

legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Pruebas, junto al escrito de demanda deben ser acompañadas las

pruebas de las que haya de valerse el demandante para la defensa

de su derecho.

Entiendo que es riesgoso intentar acudir a esta vía de solución cuando se

trata de un titular de dominio que no haya sido registrado como marca, si no

se acentúan las probanzas sobre los otros extremos.

Asimismo, es ineludible mostrar el requisitos que surge del Art. 4ai. “nombre

de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto

a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene

derechos,” el reglamento no hace mención a marca registrada, por lo que

puede entenderse que tanto la marca sin registrar, pero con uso prolongado,

y la designación podrían merecer esta protección, aún cuando se presenten

en forma de nombres de dominio.

j.La contestación


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Los requisitos para la demanda se aplican a la

contestación excepto para las comunicaciones, ya que el demandado se ve

liberado de la carga de notificar al registrador. Respecto a las particularidades

de esta contestación:

Obligatoriedad, el demandado está obligado a contestar la demanda52

en término. Si bien no se declara su rebeldía, la falta de cumplimiento

en término de esta carga determina:

i. Que el grupo de expertos, considerando a esto un

incumplimiento53,

ii. Pueda sacar las conclusiones que considere, respecto a esta

conducta, y

iii. Resuelva en base al material del que dispone.

Plazo, dentro de los veinte días a partir del comienzo del

procedimiento administrativo, tomado a partir de la fecha más

temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación de

conformidad con el párrafo 2.f)54.

Extremos a acreditar, entre otras, y para demostrar los derechos o

los legítimos intereses del titular del nombre de dominio respecto de

este último, deberá demostrar estas circunstancias:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el

titular del nombre de dominio ha utilizado el nombre de dominio, o ha

efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un

nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una

oferta de buena fe de productos o servicios; o

52 REGLAMENTO ....ART 5. A) EN UN PLAZO DE VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL DEMANDADO SOMETERÁ AL PROVEEDOR UN ESCRITO DE CONTESTACIÓN.53 REGLAMENTO...ART 14.INCUMPLIMIENTO ............ B) SI UNA PARTE, SIN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, INCUMPLE ALGUNA DISPOSICIÓN O EXIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO O ALGUNA DEMANDA DEL GRUPO DE EXPERTOS, ESTE ÚLTIMO SACARÁ LAS CONCLUSIONES QUE CONSIDERE APROPIADAS.54

REGLAMENTO... ART 2F) A RESERVA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO O DE LA RESOLUCIÓN DE UN GRUPO DE EXPERTOS, SE CONSIDERARÁ QUE SE HAN EFECTUADO LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO:

I) SI SE HAN TRANSMITIDO MEDIANTE TELECOPIA O TELEFACSÍMIL, EN LA FECHA QUE FIGURA EN LA CONFIRMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN; O II) SI SE HAN TRANSMITIDO POR CORREO ORDINARIO O URGENTE, EN LA FECHA MARCADA EN EL RESGUARDO; O III) SI SE HAN TRANSMITIDO POR MEDIO DE INTERNET, EN LA FECHA EN QUE SE HAYA TRANSMITIDO LA COMUNICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA FECHA DE TRANSMISIÓN SEA VERIFICABLE.


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ii) el titular del nombre de dominio (en calidad de particular, empresa

u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre

de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de

productos o de servicios; o

iii) el titular del nombre de dominio hace un uso legítimo y leal o no

comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los

consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de

la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

k. Distintos supuestos a acreditar por las partes

El Art. 4 a de la UDRP enumera los requisitos que deben ser acreditados

(todos y cada uno de ellos) por el demandante para que prospere su

demanda.

Estos son:

“ i) el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de

dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con

respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el

demandante (la persona o entidad que presenta la demanda) tiene

derechos; y

ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses

legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”

Analizados en detalle:

el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es

idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una

marca de productos o de servicios sobre la que el demandante (la persona o

entidad que presenta la demanda) tiene derechos;

Al respecto:

es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca

de productos o de servicios

Para acreditar tal efecto no hace falta que el registro o uso de la marca o nombre se

verifique en el país del demandado.


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“mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la

demandante, aún en uno solo de ellos, hay base para sostener - como se lo

hace en la demanda - que existe identidad o similitud confundible entre el

nombre de dominio y dichos registros “

RAIMAT, S.A. v Antonio Casals, OMPI, Caso No D2000-0143. 55

“El uso del nombre de una actriz de cine con una finalidad comercial y su

difusión lo convierten en una marca “de facto” (common law trademark), y por

ello, digna de protección bajo los principios de la política aplicable a las

marcas.” Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, OMPI, Caso N° D2000-0210. 56

“los derechos o intereses que se protegen a través de la Política Uniforme y

del Reglamento serán exclusivamente comerciales o de mercado. Pero,

además, debe quedar claro también que a través de diversas decisiones del

Centro se ha venido en ampliar casuísticamente el tipo de bien jurídico a

proteger a través de la Política Uniforme y del Reglamento, llegando a

proteger no solamente derechos marcarios, sino también lo que se

denominan marcas de hecho coincidentes con nombres de personas físicas

que desarrollan una actividad en el mercado notoria, conocida, pero que no

resulta protegida sensu estricto por medio de un derecho de marca.” Xavier

Hernández Creus v. Isidro Sentis Sales, OMPI, Caso No. D2001-0710.

“ Desde temprano los paneles de la OMPI consideraron que la mera

supresión de espacios no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de

una marca (Ver casos OMPI No. D99-0001 World Wrestling Federation

Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (se determinó que

55 También en Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, Caso N° D2000-1535

56 También en Case N° D2000-0235, Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, y en Bernardo Neustadt v. Link

Commercial Corp. Case D2000 – 1256, - Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D2000-0014 and D2000-0015 ,- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131 , Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658, - Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867 , Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 , www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm, Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm


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<worldwrestlingfederation.com> es idéntico o confundiblemente similar a la

marca WORLD WRESTLING FEDERATION); No. D00-0004 Mary-Lynn

Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v.Shane Brown d/b/a Big

Daddy’s Antiques (se decidió que <americanvintage.com> es idéntico o

confundiblemente similar a la marca AMERICAN VINTAGE); No. D2000-0007

Alcoholics Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond (se decidió

que <alcoholicsanonymous.net> is idéntico a la marca ALCOHOLICS

ANONYMOUS). De allí parecía desprenderse un principio que fue enunciado

claramente en el caso D2000-0017 Draw-Tite, Inc. Draw-Tite, Inc. v.

Plattsburgh Spring Inc.Plattsburgh Spring Inc. : "el agregado o supresión de

un guión o un espacio entre las dos palabras de la marca es una diferencia

insubstancial en cuanto a la apariencia, pronunciación y significado de los

términos". Ese criterio fue seguido uniformemente desde entonces.” Banco

Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti

Caso Nº D2001-0173

“sobre la que el demandante (la persona o entidad que presenta la

demanda) tiene derechos;”

Estos derechos no necesariamente provienen del registro, sino que se

entendió que puede tenerse derecho a una marca o nombre por su uso,

“el demandado ha satisfecho el segundo de estos factores al presentar

evidencia de que era conocido por el nombre AVNET durante por lo menos

diez años antes de su registro de nombre de dominio” Avnet, Inc. v. Aviation

Network, Inc, OMPI, Caso No D2000-0046.

“Sin duda bastaría un plazo mucho menor para cumplir el requisito del

parágrafo 4(c) (ii), por ejemplo los 18 meses anteriores a tener conocimiento de la

disputa a que se ha referido la Demandada, o incluso uno aún menor. En cualquier

caso la frase no puede corresponder a un tiempo posterior al registro del nombre de

dominio ya que una interpretación de ese tipo permitiría alegar el Parágrafo 4(c) (ii) de

la Política a cualquier demandado que hubiera incluido un nombre correspondiente al


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nombre de dominio como nombre de la entidad registrante” Globalia

Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, OMPI, Caso N°

D2000-1535

“el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos

respecto del nombre de dominio en cuestión; y”

No existe una presunción que el registro per sé irrogue derechos a favor del

titular. La pregunta de todo panelista en este estadio de su análisis suele ser

¿tiene el demandado derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio

en cuestión? Algunas respuestas:

"si el mero registro del nombre de dominio fuera suficiente para establecer

derechos o intereses legítimos a los efectos del parágrafo 4(a)(ii) de la

política, entonces todos los registrantes tendrían dichos derechos o intereses,

y ninguna demanda podría prosperar por un reclamo de registro abusivo.

Diseñada la política para impedir un resultado ilógico, el panel concluye que la

mera registración no establece derechos o intereses legítimos sobre un

nombre de dominio hasta el punto de impedir la aplicación del parágrafo 4(a)

(ii) de la política". Educational Testing Service v. TOEFL , OMPI, Caso No

D2000-0044

“ iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”

“Estos conceptos son los que han evolucionado cambiando a veces los

criterios para su determinación. La primera cuestión fue determinar el alcance

del término utiliza, separando lo que es nombre de dominio con página web, y

determinando que la falta de actividad en una página web puede entenderse

como una utilización de mala fé del nombre de dominio” World Wrestling Federation,

Inc. v. Michael Bosman, OMPI, Caso No D 99-0001

I. Utilización de mala fe


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El problema relevante no es si el demandado está desarrollando una acción

positiva de mala fé en relación al nombre de dominio, sino desde cuando, en

todas las circunstancias del caso , puede decirse que el demandado está

actuando de mala fé. La distinción entre realizar una acción positiva de mala

fé y acutar de mala fé puede parecer una fina distinción, pero es importante.

El significado de tal distinción es que el concepto de un nombre de dominio

“usado de mala fe” no esta limitado a una acción positiva; la inacción está en

el concepto. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity

by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith.”

Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Case No. D2000-0003

“El hecho que Steggles originalmente tenía vínculos hacia dos de los

principales competidores de Easyjet, siendo uno de ellos Go-Fly, es una clara

indicación de que el nombre de dominio se registró primariamente con el

propósito de interferir con el negocio de Easyjet" Easyjet Airline Company Ltd.

v. Andrew Steggles , OMPI Caso No D2000-0024 57

“las decisiones del Centro han ido estableciendo progresivamente diferentes

supuestos cuya concurrencia implica la existencia de un uso y/o un registro

del dominio de mala fe. Sustancialmente, tales supuestos han sido los de

mantenimiento en blanco de la página web correspondiente al dominio (sin

contenido alguno), o la exigencia de una cantidad económica por consistir la

transferencia del mismo” Xavier Hernández Creus v. Isidro Sentis Sales, Caso

No. D2001-0710

“mantener meses después del registro el sitio "en construcción" cuando el

nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a la marca de vinos

del demandante muy conocida en el país del demandado y provocando la posibilidad

de confusión a los navegantes de la Web que deseen conectarse con el sitio del

demandante - sin aclararles que su conexión no se ha hecho con un sitio del

57 TAMBIÉN EN Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, Caso N° D2000-1535


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demandante - representa un uso evidente de mala fe.” RAIMAT, S.A. v

Antonio Casals, OMPI, Caso No D2000-0143

B. Registro de mala fe

“ Además de que pueda constituir una violación esencial del contrato con

TUCOWS, INC., proporcionar domicilios falsos al momento del registro del

nombre de dominio es una circunstancia de registro del nombre de dominio

con mala fe, en los amplios términos de la Política, Parágrafos 4(a)(iii) y 4(b)” 58 Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, Caso

N° D2000-1535,

“El demandado ha registrado otras marcas pertenecientes a reconocidas

compañías en Argentina........, el panel debe concluir que el demandado no

está autorizado por tales compañías que operan en Argentina a registrar a su

propio nombre los siete nombres de dominio correspondienmtes a sus

conocidas marcas. Al hacerlo de esta manera, el demandado ha incurrido en

un “patrón de conducta” en el significado de la política, parágrafo 4(b)(ii)... “

Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BellSouth Corporation

v. Argentina Web Design, OMPI Case No. D2000-0914

Para probar la mala fe en el registro y uso, en especial serán tenidas en

cuenta pautas de conducta del demandado(UDRP 4 b), en especial las:

(i) “circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el

nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o

ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al

demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios

o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los

costos diversos documentados que están relacionados directamente con el

nombre de dominio; o

58 TAMBIÉN EN, Don Algodon H, S.A. v. Miguel García Quintas, OMPI D2000-1042.


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(ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el

titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un

nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya

desarrollado una conducta de esa índole; o

(iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el

fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera

intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su

sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de

que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la

fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio

en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en

su sitio en línea".

Algunos indicios de la mala fe:

i. Registro con el propósito de venta del nombre de dominio:

“ Según acta de constatación notarial de fecha 23 de mayo de 2000 el sitio

web www.bancorio.com exhibía a esa fecha una pagina con el texto "!

BancoRio.com - SITIO EN VENTA - Enviar mensaje a

[email protected]".....La actual publicación de una modesta leyenda con

el texto "vendremos pronto!" en el sitio web de <bancorio.com> unida a la

anterior oferta pública de venta en el mismo sitio permite inferir que el único

uso perceptible del nombre de dominio es la oferta de venta, la que ha sido

considerada un uso, y por añadidura, un uso comercial del nombre de

dominio. “ Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, Caso Nº D2001-

0173

ii.Se lo registró para impedirle al dueño utilizar su marca en un dominio,

en tanto constituya un patrón de conducta


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“ una búsqueda independiente realizada por el panel ....... mostró que

"MrDominio" es elregistrante de "horacioguarani.com", "bancobisel.com" y

"losnocheros.com", y que "MrDominio.com" es el registrante de

"holdingsur.com" y "tarjetanaranja.com". Banco Bisel es el nombre de un

banco en argentina. Horacio Guarani es prácticamente idéntico al nombre del

Sr. Horacio Guarany, un famoso vcantante de folklore en Argentina. Los

Nocheros es el nombre de un conocido grupo de cantantes melódicos y de

folklore en Argentina. Las busquedas The WHOIS records de esas

registraciones a nombre de "MrDominio" y "MrDominio.com" muestra que

tales entidades - a través de sus direcciones o detalles de contacto y

personas – están prima facie conectados unos con otros, o son la misma

entidad. En todo caso aparecen como actuando en acuerdo para registrar

nombres personales o marcas de terceras personas como nombres de

dominio para impedir a esas partes reflejar sus marcas o nombres personales

como nombres de dominio. Esas entidades han configurado un “patrón de tal

conducta “Tarjeta Naranja S.A. v. MrDominio.com and Alejandro San Jorge,

OMPI, Caso No. D2001-0295 59

iii. Se lo registró para entorpecer el negocio del competidor:

“el panel está autorizado a encontrar que hay registro y uso de mala fé si el

demandado, como en este caso, incurre en relevante partes de la descripción

de las circunstancias de mala fé de la política, tales como el entorpecoimiento

de los negocios la creación intencionada de una suerte de confusión, y el

intencional intento de atraer a usuarios de Internet al website de Provencred,

el mayor competidor del demandante” Tarjeta Naranja S.A. v. MrDominio.com

and Alejandro San Jorge, OMPI, Case No. D2001-0295

iv. Es un intento de atraer visitantes con fines comerciales, mediante la

confusión intencional de la fuente o su relación con aquella.

59 En similar sentido FRAVEGA S.A. v. Alejandro Razzotti, OMPI Caso No. D2000-1268, Compañía de

Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BellSouth Corporation v. Argentina Web Design, OMPI, Case No. D2000-0914


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“La posibilidad de confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o

promoción con la marca del demandante se provoca por el hecho de utilizar el

nombre de dominio prácticamente idéntico o confundiblemente similar a dicha

marca, sobre el que no se tienen derechos ni intereses legítimos, en un

campo de información dedicado al transporte por avión en el mismo territorio

(Europa) en donde la compañía aérea española actúa preponderantemente.

La atracción de usuarios de Internet se provoca desde que internautas que

busquen el sitio de la compañía aérea AIR EUROPA digitando

www.aireuropa.com se conectarán con el sitio de la Demandada, bajo el

nombre de dominio en disputa confundible con la marca de la Demandante.

De cualquier modo, de acuerdo a la Política en el parágrafo citado no es

necesario que efectivamente se produzca una confusión, sino que exista una

"posibilidad de confusión".

Como se dijo al tratar los derechos e intereses sobre el nombre de dominio, el

ánimo de lucro resulta de la existencia de banners o vínculos publicitarios en

el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, que presumiblemente traen

o pueden traer alguna ventaja económica para la Demandada.” Globalia

Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, OMPI, Caso N°

D2000-1535

“ El vincular la búsqueda, en los browsers de los usuarios de internet, de la

marca de la demandada a un sitio del su competidor, es un uso típico de mala

fé...” Tarjeta Naranja S.A. v. MrDominio.com and Alejandro San Jorge, OMPI,

Case No. D2001-0295

III. Normas aplicables

La facultad de decisión del derecho aplicable, está conferida expresamente por la

política al panel. 60

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda

sobre la base de:60 UDRP, Art.15 (a)


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- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel

considere aplicables.

En general se ha adoptado como complemento de las normas de la política ,

cuando esta fuera insuficiente , o para apoyar determinadas decisiones, la ley

del país de los litigantes cuando ambos provienen del mismo país.

“Teniendo en cuenta la común nacionalidad y domicilio argentinos de la

demandante y del demandado son de especial pertinencia, junto a las reglas

de la política uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional argentino.”

Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti, OMPI, Caso Nº D2001-0173

l. La prueba

Respecto a las probanzas en este procedimiento, y si

bien no se exige solemnidad alguna, la veracidad y convicción que de ellas

emanen serán objeto de análisis obligatorio por parte del tribunal, el que al

dictar la resolución deberá realizar un exámen sobre la :

Admisibilidad,

Pertinencia,

Importancia relativa, y

Peso de las pruebas.61

Asimismo, existe una especial forma de tasar las pruebas, ya que si bien los ejemplos

de circunstancias no son exclusivas y cabe la posibilidad de que existan otras que

demuestren el registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio estas

requieren una atención especial.61 REGLAMENTO…ART 10 D).


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...el grupo administrativo de expertos considerará pruebas del

registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio:

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de

dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra

manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de

la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante,

por un valor cierto que supera los costos diversos que están relacionados

directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la

marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio

correspondiente, siempre y cuando el titular del nombre de dominio haya

desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de

perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, el titular ha intentado de manera

intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o

a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión

con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o

promoción del sitio Web del titular o de su sitio en línea o de un producto o

servicio que figuren en el sitio Web del titular o en su sitio en línea.62

En cuanto al Onus probandi puede interpretarse que existe un verdadero

traslado de la carga de la prueba al demandado, ya que no basta para su sola

defensa el hecho de ser el titular del registro, el que no crea a su favor

presunción de ningún tipo y lo obliga a correr con una actitud dispositiva

respecto a la actividad de la prueba. La falta de contestación y prueba puede

ser considerada por el Tribunal, quien además deberá fallar teniendo en

cuenta la prueba del demandante. Esta atribución de valor de la que es

pasible la no contestación de la demanda, generalmente existe en los procedimientos

en los que la carga de la prueba se traslada por imperio de la ley a una parte, a veces

como modo de contrarrestar desigualdades presumidas por la ley. (Ej: en el derecho

laboral)

62 POLÍTICA…ART 4.B)


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m. El tribunal

Las características se pueden resumir de este modo, respecto a :

Sus integrantes: son personas de todo el mundo quienes debido a su

reconocida reputación de imparcialidad, buen juicio y experiencia a la

hora de resolver las controversias, así como su experiencia

fundamental en el ámbito del derecho internacional de marcas, el

comercio electrónico y las cuestiones relacionadas con Internet, son

especialmente tenidas en cuenta formando parte de una nómina.

Su accionar: debe ser independiente del proveedor de servicios de

solución de controversias, de la ICANN, de los registradores

interesados y de las partes

Su nombramiento: El Reglamento prevé la posibilidad que las partes

“elijan”, respecto del tribunal, dos cosas.

a. El número (uno o tres)

b. Para el caso de optar por tres, un nombre de la lista

de expertos.

Dentro de estos parámetros, el proveedor de soluciones

tratará de, equitativamente, imparcial e independientemente, satisfacer

la elección de las partes.

Facultades y deberes del Tribunal:

1) Dirección del proceso: llevará a cabo el procedimiento administrativo

en la forma que estime apropiada de conformidad con la Política y el

presente Reglamento.

2) Garantía: Tanto en la igualdad del trato a cada parte como de

brindar una ocasión justa para presentar su caso.

3) Celeridad: A petición de una parte o por iniciativa propia, podrá

ampliar en casos excepcionales un plazo fijado por el Reglamento.

4) Control y merituación: determinará la admisibilidad, pertinencia,

importancia relativa y peso de las pruebas.


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5) Acumulación: decidirá sobre la petición de una parte que solicite la

acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de

dominio de conformidad con la Política y el Reglamento.

Su poder de resolución, el Tribunal reconoce limitaciones:

En cuanto a la materia: sólo podrán expedirse sobre la procedibilidad

del reclamo o no, y en su caso está obligado a declarar en su resolución

que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del

procedimiento administrativo, (no podrán imponer costas, o tratar otros

temas como el de la responsabilidad, expedirse sobre la existencia o no

de daños o cuantificar los que eventualmente se produjeron por el

ataque).

En cuanto al contenido: el reglamento señala que sólo se podrán tomar

tres tipos de resoluciones (indicadas del 1 al 3), pero entiendo que hay

una cuarta derivada del control de admisibilidad de la demanda.

Así, podrá:

1) resolver la controversia a favor de la persona o entidad que haya

presentado la demanda y ordenar que se ceda a esa persona o

entidad el nombre o nombres de dominio objeto de la controversia;

2) resolver la controversia a favor de la persona o entidad que haya

presentado la demanda y ordenar que se cancele el nombre o

nombres de dominio objeto de la controversia;

3) resolver la controversia a favor del titular del nombre de dominio

(es decir, denegar el recurso solicitado).

4) Si el grupo de expertos concluye que la controversia queda fuera

del ámbito del párrafo 4.a) de la Política de la ICANN deberá hacerlo

constar en su resolución.

n. La resolución del grupo de expertos

El hecho de la informalidad del procedimiento y otros elementos tales como la

celeridad, que hacen de este una solución rápida, no eximen a los miembros del


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Tribunal del deber de fundamentar la resolución, la que deberá ser dictada

dentro de los 14 días a partir del nombramiento. Para resolver deberán tener

en cuenta:

Las declaraciones y los documentos presentados

De conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera

normas y principios de derecho que considere aplicables.

En cuanto a la forma, la misma deberá:

Presentarse por escrito,

Con las razones sobre las que se basa,

indicarse la fecha en la que se haya adoptado

Contener las opiniones divergentes del grupo de expertos.

Contener la identificación de los nombres de los miembros del

grupo de expertos.

Deberán ser publicadas en Internet, 63salvo que el grupo

administrativo de expertos decida lo contrario debido a

circunstancias excepcionales, el proveedor de servicios de

solución de controversias está obligado a publicar todas las

resoluciones íntegramente en Internet

En caso de que se trate de un grupo de expertos compuesto de tres

miembros, la resolución del grupo se tomará por mayoría.

No obstante su reglamentarismo y establecer el procedimiento, claramente los

poderes y deberes con los que actuarán las partes en él, nada se aclara

acerca de la sanción que trae aparejado el apartamiento, sea por parte de los

miembros del tribunal, o del proveedor, de la política, del reglamento y del

reglamento adicional. En este sentido tampoco se prevén recursos en contra

de las resoluciones dictadas con estos defectos.

Al respecto entiendo:

Que tales resoluciones son nulas y en dichos incumplimientos está la base de

un reclamo judicial posterior sobre el fondo de la cuestión, y el sustento de una

medida cautelar.

63 POLÍTICA .....ART 4.B)


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Que existe responsabilidad por parte del proveedor de soluciones,

quien ofrece un servicio oneroso de manera profesional. Tales

estándares de desempeño están captados por la mayoría de las

legislaciones64.

Si bien el procedimiento es de instancia única, debido a su carácter

administrativo, la resolución es recurrible judicialmente. A tal efecto la parte

actora prorroga65 la jurisdicción a un tribunal competente, debiendo

entenderse al de competencia judicial en a) la oficina principal del registrador

(siempre y cuando el titular del nombre de dominio en su acuerdo de registro

se haya sometido a esa jurisdicción para la determinación de controversias

relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma) o

b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del

nombre de dominio contenido en la base de datos “Whois” del registrador en

el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor

o. La ejecución de la resolución

Dentro de los poderes66 que usualmente tiene un tribunal, el grupo de

expertos, comparte la executio. Esta se traduce en la orden de ejecución de

lo resuelto, sin necesidad que sea revisado por otro tribunal. Sin embargo

éste poder reconoce limitaciones.

La resolución se comunica al registrador y cada registrador ha

establecido su propia política y sus directrices en lo concerniente a la cesión o

cancelación de un registro de nombre de dominio. En general el registrador

procederá a dar cumplimiento a la resolución si dentro de 10 días de

comunicada la misma, no recibe:

i) Pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las

partes; o

ii) Pruebas satisfactorias de que la demanda del titular del nombre de dominio ha sido

rechazada o retirada; o64 CÓDIGO CIVIL.ART 902. CUANTO MAYOR SEA EL DEBER DE OBRAR CON PRUDENCIA Y PLENO CONOCIMIENTO DE LAS COSAS, MAYOR SERÁ LA OBLIGACIÓN QUE RESULTE DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES DE LOS HECHOS.65 REGLAMENTO…ART 3.B)XIII) 66 VOCATIO, NOTIO, AUDITIO, RESOLUTIO, EXECUTIO.


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iii) Una copia de una orden dictada por el tribunal por la que se rechaza la

demanda o se ordena que el titular del nombre de dominio no tiene derecho a

continuar utilizando el nombre de dominio.

Sin embargo la función del registrador no sólo se resume a la ejecución

material de la resolución, sino que dentro del proceso:

Proporciona la información exigida por el proveedor de soluciones

(relativas alos datos que disponga sobre nombre de dominio, persona o

entidad, datos que hagan a su posibilidad de contacto, y al acuerdo de

registro y los documentos conexos.)

Impide la cesión del registro del nombre de dominio una vez que se

haya iniciado el procedimiento

5. LA REGISTRACION Y ADMINISTRACION DE NOMBRES DE DOMINIO:

Tanto asignación, como administración de los

nombres de dominio se presentan como factores clave para evitar disputas.

Los problemas de registro y administración, han surgido, en algunos casos,

por decisiones erróneas, y en otros por actividades que han sido tipificadas

como predatorias67 .

La estructura original de los DNS estaba compuesta por TLD genéricos (.com,

.mil, .gov, etc.), que no denotaban origen geográfico. Por ello, al ser registrado

un dominio, este impedía la existencia de otro idéntico (no podía haber dos

www.toni.com) . Sin embargo, al incluirse los TLD nacionales (terminaciones

ar , .br, etc. ) y ser agregados a los genéricos (www.toni.com.ar y

www.toni.com.br), sí podría haber confusión derivada de la similitud, mas no

de la identidad, la que sigue siendo imposible. Esta a los efectos de reducir

disputas, fue una decisión errada.

Un dominio puede ser, en principio, registrado por ante cualquier entidad registrante del

mundo autorizada por la IANA. Al respecto no es exigido ningún requisito de

67 INFORME FINAL DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET, OMPI 30/04/1999, REFIRIÉNDOSE AL

CYBERSQUATTING.-


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territorialidad, o nacionalidad. Las ventajas de tipo práctico, que pueden

gravitar la decisión de registrar en uno u otro país, son las que derivan de:

1) Idioma. La OMPI en su modelo de resolución de disputas (Art 11 )

prevé que el idioma del procedimiento es: a menos que las partes

decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el

acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será

el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo

de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las

circunstancias del procedimiento administrativo. Asimismo, la

documentación puede ser exigida en el idioma del procedimiento.

2) Marketing. Hay determinados casos en los que una empresa

internacional, pone a disposición de los usuarios, contenidos de tipo

local, utilizando para ello un TLD nacional.

3) La protección de la marca. A efectos de evitar que valiéndose de la

multiplicidad de TLD nacionales que existen, se registre la marca

utilizando uno de este tipo. No obstante veo a esta práctica como un

exceso en la necesidad de protección, ya que el razonamiento hasta

ahora generalizado en los fallos administrativos del Centro de

Mediación y Arbitraje de la OMPI solo limitan la comparación, a los

efectos de detectar la confusión, a los dominios de segundo nivel.68

Quien centralizaba toda la tarea de asignación de los dominios era la IANA

(Internet Assigned Numbers Authority), con facultades para delegarla

(generalmente para los dominios nacionales las facultades de registro son

delegadas). La creación de la ICANN (Corporación De Asignación De

Nombres Y Números De Internet) se dio en 1999, como respuesta a la

publicación de la recomendación del gobierno de los Estados Unidos,

elaborada en forma de reporte, llamado Declaración de Política de

Administración de nombres y direcciones de Internet, o conocido también como White

Book de 1998. La recomendación se encaminaba a la proponer la creación de una

organización sin fines de lucro que se encargara específicamente de la administración

de los nombres de dominio y direcciones IP. 68

CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI DECISÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO, CAUSA N D2000-0201,GUILLERMO J. FESSER PÉREZ DE PETINTO Y JUAN L. CANO AMBROS VS R&T Y TINO HERNÁNDEZ EN GOMAESPUMA.COM .


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En nuestro país tal facultad fue delegada mediante la resolución 2226/00 del

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto69.

Actualmente, la administración de los dominios queda conformada de la

siguiente manera:

1) A nivel internacional, y respecto a los gTLD:

a) Administración, control primario y organización de registradores, a

cargo del Council Of Registrars (CORE).

b) Policía, a cargo del comité de vigilancia de Políticas del DNS (interim

iPOC Policy Oversight Committee). El comité tiene como funciones el

asegurar que el espacio del dominio genérico opere de manera

pública y abierta, como así también la aprobación de nuevos

dominios.

2) Nuestro país ha receptado tal delegación efectuada por la IANA,

instrumentándola a través varias resoluciones. Al principio,

compartida en sus distintos aspectos técnico-administrativo, el

decreto 554/97 pone en cabeza del INPI, La Secretaría de

Comunicaciones y El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,

la tarea de implementar la posterior administración de los nombres

de dominio. Luego de la declaración de puesta en marcha del

Programa Nacional para la Sociedad de la Información (Dec.

252/2000), se dicta la resolución 2226/00 por la cual el Ministerio

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto transfiere

a la Secretaría para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Productiva el servicio de Nic.ar, el que es prestado en la

cancillería, por medio de la Dirección de Informática,

Comunicaciones y Seguridad. La resolución se encuentra en el

apartado 9.

Reglas para la registración:

69 “ VISTO QUE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

PRESTA, A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA CONOCIDA COMO NIC- ARGENTINA O CENTRO DE INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN EN INTERNET DE LOS "NOMBRES DE DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR ARGENTINA" QUE TIENEN LA TERMINACIÓN ".AR”


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Nic-Argentina ha establecido un sistema que tiene reglas que lo identifican

como un sistema mas permisivo que el de, por ejemplo, Brasil y Chile.

Alguna de los principios que pueden inferirse son:

1- Limitación de las registraciones. Si bien en cuanto a su número, son

jurídicamente no limitadas, en cuanto a su contenido o significado, reconocen

dos tipo de limitaciones referidas a:

La identidad, no aceptará solicitudes de registro de nombres de

dominio iguales a otras ya existentes,

La atribuibilidad, en tal sentido, no se registrarán las que puedan

confundirse con instituciones o dependencias del Estado u

Organismos Internacionales, salvo cuando sean realizadas por ellos

mismos,

El orden público y la moral, no son susceptibles de registro las

denominaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres.

2- Primero en el tiempo, primero en registrar. Este principio, recogido del

sistema de registración de los gTLD, se incorpora de manera expresa

a estas Reglas70.

3- Carácter de la información proporcionada. La misma reviste carácter

de DECLARACION JURADA. La consecuencia es, que la carga de la

veracidad de los datos proporcionados pesa sobre el declarante y

conjuntamente con la regla que se describirá, otorgan a NIC-

ARGENTINA a tomar las medidas razonables para corregir cualquier

inexactitud, siempre que la misma no haya violado alguna de las

reglas en cuyo casó denegará la solicitud o revocará el nombre de

dominio.

4- Disponibilidad del registro. Según las reglas de Nic-Argentina, la

denegación o revocación del registro reconoce las siguientes fuentes:

Inexactitud de la información proporcionada. Esta se verifica antes del registro,

en caso que se determine que se ha proporcionado información inexacta, NIC-

ARGENTINA tomará las medidas razonables para corregir cualquier

70 ) RESOLUCIÓN 2226/2000 - REGISTRACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - REGLAS PARA LA REGISTRACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO INTERNET EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, A SER UTILIZADAS POR EL SERVICIO DE NIC ARGENTINA, ART 1


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inexactitud, siempre que la misma no haya violado alguna de las

reglas en cuyo casó denegará la solicitud o revocará el nombre de

dominio.

Revocación, por razones técnicas o de servicio ello sea conveniente,

notificando electrónicamente al registrante.

Revocación, si es ordenada judicialmente, será efectivizada en el

plazo que en la misma se establezca.

5- No discriminación del registrante: En cuanto a las cargas que se le

imponen para la procedencia del registro. En el caso de sistemas de

registros como el de Brasil y Chile, la constitución de un domicilio en

el país, aparece como un requisito de procedibilidad.

6- Exclusividad de registro. Nic-ARGENTINA no actuará como mediador

ni como árbitro, ni intervendrá de ninguna manera, en los conflictos

que eventualmente se susciten entre los registrantes

y/o solicitantes y/o solicitantes y/o terceros, relativos al registro o uso

de un nombre de dominio. NIC-ARGENTINA se limita exclusivamente

a registrar el nombre de dominio indicado por el registrante y/o

solicitante 71

7- Responsabilidad especial de Nic-Argentina. La entidad no se

responsabiliza por

Las consecuencias que deriven de la selección del nombre de

dominio.

Los conflictos por marcas registradas o sin registrar, o por

cualquier otro tipo de conflicto de propiedad intelectual.

Las consecuencias que el rechazo de una solicitud, la revocación

o pérdida del registro puedan originar.

Una consecuencia de la falta de facultad para dirimir cuestiones que se planteen con

motivo de la registración de nombres de dominio, se han trasladado sus facultades al

ámbito de los solicitudes de registro, posibilitando de esta manera de actuar

preventivamente.

9. CONCLUSION 71 RESOLUCIÓN 2226/2000 - REGISTRACIÓN DE NOMBRES ..... ARTS 8 Y 9.


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Como se ha visto en su funcionamiento, dominio y marca

( por cuestiones de tipo técnico y jurídico) tienen una misma función, pero

dentro de ámbitos distintos. Estas diferencias exigen, primero, protección (ya

que nadie cuestiona hoy seriamente el valor del comercio electrónico (o del

tradicional valiéndose de este medio). Segundo especializada, ya que esta

protección debe adecuarse a éste ámbito y tecnología. Ya se ha dado un gran

paso por el cual se ha reconocido tácitamente gran valor al dominio, al

avanzar la marca en el perfeccionamiento de su protección y reconocer al

dominio como una fuente de riesgo.

Sin embargo, hay una situación de hecho que tal vez ha provocado confusión.

Es cierto que la mayoría de los casos involucran a una marca, y que la

protección marcaria, se manifiesta o exterioriza en una facultad de prohibir

( tanto el uso de una marca idéntica como la de una que cree confusión).

También lo es que como una parte de la política de marketing y para lograr

que los usuarios tengan un acercamiento a la pagina web, se publicita en el

mismo ámbito de protección geográfica de la marca, el nombre de dominio

(provocándose la colisión, en su modo mas patente). En estos casos estamos

hablando de defensas de tipo marcario.

Sin embargo existe una gran cantidad de otros casos que exigen de una clara

legislación, y que hasta el momento se han canalizado por otras vías

procesales mas amplias. Por ejemplo, el caso de los nombres de personas

conocidas.

Como conclusión, vale decir que el número de casos, o las situaciones de

hecho que posibilitan determinado tipo de defensa, no legitima la analogía de

la marca con los nombres de dominio, ni la de sus regímenes. Ya que hacerlo

sería llegar a una igualdad, mediante una comparación de elementos

accidentales y no esenciales, dejando sin protección un sinnúmero de casos

dignos de tuición.


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Extracto Del Libro Derecho de Internet

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